PROCESO No. 081-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 081-IP-2006

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2002-00353. Patente: “COMPOSICIÓN PARA TABLETA DE PESO REDUCIDO”. Actor: NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 0492, de 17 de abril de 2006, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2002-0353.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 31 de mayo de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD.

   Se demanda a la Nación colombiana, representada por la Superintendente de Industria y Comercio, Dra. Mónica Murcia Páez.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   Con fecha 16 de enero de 1997, Smithkline Beecham PLC., presentó la solicitud para obtener la patente de invención para una “Composición para Tableta de Peso Reducido” (productos farmacéuticos). Efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe completar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto, sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros.

   El día 2 de mayo de 1997, Smithkline Beecham Plc, modificó el título de su invención a Composición para tableta de peso reducido.

   Realizado el examen de patentabilidad se estimó que la invención no debía acceder a ser patentada, y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se requirió al peticionario mediante oficio No.1936, por fijación en lista el 28 de junio de 2001, que presentara los argumentos y aclaraciones que considerara pertinentes con respecto al “concepto de fondo sobre patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico.”; estableciendo un término de 60 días para dar contestación al requerimiento formulado.

   Smithkline Beecham PLC., solicitó la anotación de traspaso de la invención, a nombre de NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL y, mediante escrito de 12 de setiembre de 2001, atendió oportunamente el requerimiento formulado; presentó argumentos y aclaraciones, y se desistió de la Reivindicación Nº 7. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 40936, de fecha 30 de noviembre de 2001, denegó la patente por considerar que las reivindicaciones 1 a 6, no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

   Con fecha 5 de febrero de 2002, la solicitante interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 40936, la cual fue confirmada por medio de la Resolución Nº 10727, de 5 de abril de 2002, quedando así agotada la vía administrativa.

   Con fecha 13 de setiembre de 2002, NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL, presentó acción de nulidad y de reestablecimiento de derecho, en contra de las resoluciones administrativas que deniegan la concesión de la patente.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD., solicitó la nulidad de las resoluciones administrativas arriba citadas con base en que éstas:

   • Han violado el artículo 14 de la Decisión 486, ya que la administración debió otorgar la patente a su solicitud, por ser nueva, poseer nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

   • Han violado igualmente, el artículo 18 de dicha Decisión, ya que la invención presentada posee altura inventiva. Estima que aunque pueden existir algunas similitudes en la técnica que utiliza el invento de la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD., y aquella contenida en los antecedentes citados por la administración, se tiene que recordar que por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico, es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo, lo que no significa que el compuesto carezca de nivel inventivo, ya que para nadie hubiera sido obvio, al utilizar técnicas similares, la creación de un comprimido inédito.

   2.3. Contestación a la demanda.

   2.3.1 Superintendencia de Industria y Comercio.

   Señala, que la administración realizó un análisis de patentabilidad de acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486, y que teniendo en cuenta los argumentos técnicos elaborados, quedaba absolutamente clara la falta de nivel inventivo de la invención en análisis, lo cual ratifica que no existió violación a norma alguna de la Decisión 486, y corrobora nuevamente los motivos por los cuales no se concedió el privilegio de patente.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 1, 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; no se interpretarán sin embargo, los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser la normativa vigente al momento de la solicitud de la patente.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

   (…)

   Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada...