PROCESO No. 069-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 069-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación de de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), y 84, de la misma Decisión 344, con base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno Nº 5784-ML. Actor: ROSEMOUNT CORPORATION Y THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Marca: PROBISMOL.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 226-TCA-DQ-IS-5784-ML, de 6 de abril de 2006, mediante el cual, el Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 inciso segundo, 82 literal a), y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 5784-ML.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de mayo de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es: ROSEMOUNT CORPORATION Y THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

   Se demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador.

   El Tercero Interesado es: LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 20 de enero de 1993, LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A. presenta solicitud de registro del signo “PROBISMOL” en la clase 05 de la Clasificación Internacional.

   Con fecha 4 de febrero de 1994, PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS, INC y NORWICH EATON PHARMACEUTICALS presentan observación a la solicitud de registro, en base al registro de la marca ecuatoriana PEPTO-BISMOL, registrada en la misma clase 5.

   ROSEMOUNT CORPORATION es la actual propietaria de la marca de fábrica “PEPTO-BISMOL” en la clase 05, la misma que fue inicialmente inscrita a nombre de NORWICH EATON PHARMACEUTICALS, cambiada de titular por fusión a nombre de PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS INC:, y posteriormente transferida a THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

   Mediante Resolución Nº 0966873 del 11 de diciembre de 1998, notificada a las partes el 22 de diciembre del mismo año, el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, Dr. Mauricio Sánchez Ponce, rechazó la observación presentada por PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS, INC y NORWICH EATON PHARMACEUTICALS contra la solicitud de registro mencionada, fundamentando su decisión en el hecho de que entre las marcas en conflicto no existen semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error o confusión.

   ROSEMOUNT CORPORATION y THE PROCTER & GAMBLE COMPANY presentan en este sentido, demanda contenciosa administrativa contra dicha resolución.

1. Fundamentos de la demanda.

   Como argumentos de Derecho principales el apoderado de las empresas demandantes, ROSEMOUNT CORPORATION y THE PROCTER & GAMBLE COMPANY exponen:

   • Error en la interpretación del artículo 81 de la Decisión 344.

   La autoridad administrativa señala que el signo solicitado cumple los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344; sin embargo, según dicha disposición, se entiende por marca, todo signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   En la medida que las marcas distinguen al mismo producto, éstas cumplen también una misma función competitiva, pues en tanto que imprimen identidad al producto, suministran la información necesaria al consumidor requerida para que se den las condiciones de competencia del mercado

   . Así, concluye que el signo solicitado no cumple con el requisito de distinción en el mercado.

   • Inobservancia de las normas contempladas en la Decisión 344.

   Señala que la omisión por el ente resolutor radica en la inobservancia de las normas contenidas en los artículos 83 literales a) y e) de la Decisión 344 y 196 literales a) y d) de la ley de Propiedad Intelectual.

2. Contestación a la demanda.

   De la solicitud de interpretación prejudicial se desprende que:

   El doctor Juan Carlos Carrión, Director Nacional de Patrocinio del Estado, encargado, delegado del Procurador General del Estado afirma que de acuerdo a los artículos 346 y 349 de la ley de Propiedad Intelectual, le corresponde al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al ser el representante legal, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada y que para efectos de vigilancia procesal señala el casillero judicial. En cuanto al Director Nacional de Propiedad Intelectual y el Sr. Santiago Bustamante Luna, apoderado de LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A.; han sido legalmente citados sin que hasta la fecha hayan dado contestación a la demanda

   .

   Tercer Interesado:

   LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A., considerado tercero interesado en este proceso, no ha dado contestación a la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador procede la interpretación prejudicial, de los artículos 81, 83 literal a) y, de oficio los artículos 83 literales d) y e), y 84 de la misma Decisión. No se interpretará el artículo 82 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena por estar contenido en el artículo 81 de la misma Decisión.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la...