PROCESO No. 060-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 060-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación de oficio, de los artículos 82 literal j), 83 literales b), d) y e) y 128, de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 2373-2003. Actor: Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A. Marca: “TEXAS STATION” (denominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los trece días del mes de julio del año dos mil seis.

VISTOS:

El oficio Nº 110-2006-SCS-CS, de 15 de Marzo de 2006, mediante el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2373-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 10 de mayo de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A.

   Se demanda a la Nación peruana- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI.

   Tercer interesado: ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Conforme a la solicitud de interpretación remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se plantea al respecto de los hechos en el escrito de la demanda, interpuesta por DIVERSIONES Y ENTRETENIMIENTOS DEL PERÚ S.A. lo siguiente:

   Con fecha 22 de noviembre de 1996, la demandante solicitó el registro de la marca “TEXAS STATION” (nominativa), para distinguir servicios de salones de juego de azar, casinos, máquinas tragamonedas y demás actividades similares de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

   Con fecha 16 de enero de 1997, ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A. (Perú) formuló observación por ser titular de las marcas TEXAS y TEXAS CITY, que distingue servicios de las clases 36 y 41; indicando que el signo solicitado es gráfica y fonéticamente similar a sus marcas registradas al grado de causar confusión en el público consumidor; en este sentido, que debe tenerse presente la semejanza conceptual entre ambos signos, ya que ambos comparten el término TEXAS, el cual alude una región determinada de los EE. UU; y los servicios que pretenden distinguir son similares a las marcas registradas.

   Absolviendo la observación, la demandante alega que dichos signos no son similares, porque además del signo TEXAS cuenta con la denominación STATION, que considera le otorga suficiente distintividad; y que la indicación geográfica TEXAS es de uso público, por lo que no puede monopolizarse en beneficio de una sola persona. Asimismo, alega que las marcas TEXAS son engañosas puesto que podrían inducir al consumidor a error sobre la procedencia geográfica de los servicios, por lo que considera están comprendidas en la prohibición que establece el artículo 129 incisos d), i) y j) del Decreto Legislativo 823.

   Por Resolución Nº 5979-97-INDECOPI/OSD del 19 de mayo de 1997, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la observación de ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A. y denegó el registro solicitado, determinando que los signos en cuestión comparten el término TEXAS, el cual consideró el de mayor relevancia, señalando que la denominación STATION no le otorga suficiente fuerza distintiva al signo solicitado.

   Con fecha 9 de junio de 1997, Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que la observación formulada por Admiral Casino Technology S.A. es ilegítima, ya que su marca registrada TEXAS se encuentra comprendida en la prohibición establecida por la norma peruana, por ser una denominación de Estado, en este sentido, indicó que la resolución impugnada ha quebrantado la garantía del debido proceso al no haberse pronunciado respecto de todas las cuestiones controvertidas sometidas a su consideración.

   El Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 194-1998/TPI-INDECOPI del 26 de febrero de 1998, declaró nula la resolución de primera instancia administrativa, ordenando, que ésta se pronuncie sobre la validez del registro de la marca TEXAS peticionada por la demandante.

   La Oficina de Signos Distintivos, por Resolución 6318-1999/OSD-INDECOPI del 1 de junio de 1999 la OSD, declaró FUNDADA la observación y denegó el registro de la marca solicitada, señalando respecto al pedido de nulidad, que no corresponde pronunciarse por cuanto el procedimiento de registro de una marca es distinto al de nulidad de registro. Asimismo, señala que no se han constatado la existencia de indicios suficientes para iniciar de oficio la acción de nulidad.

   Según el escrito de la demanda debe añadirse que: “Sin perjuicio de ello, señaló que no ha constatado la existencia de indicios suficientes para iniciar de oficio la acción de nulidad invocada. Expresó que si bien el término TEXAS es una indicación geográfica, no tiene relación alguna con los servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial y, por ende, no describe el lugar de origen de los servicios. Determinó que el signo solicitado TEXAS STATION y la marca registrada TEXAS resultan confundibles entre sí debido a que comparte en forma relevante el término TEXAS, siendo la única diferencia el término STATION del signo solicitado, que no le otorga la fuerza diferenciadora necesaria, por lo que de concurrir en el mercado los signos en cuestiones se induciría a error al consumidor respecto del origen de los servicios que distinguen.

   Con fecha 18 de junio de 1999, Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 6318-1999/OSD-INDECOPI, del 1 de junio de 1999, a la que ADMIRAL CASINO TECHNOLOGY S.A., nuevo titular de la marca, contestó, contradiciéndola en todos sus extremos.

   Con fecha 28 de junio de 2000, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI resuelve la apelación mediante Resolución 751-2000/TPI-INDECOPI, confirmando la resolución impugnada y en este sentido, denegando el registro de la marca TEXAS STATION (nominativa).

   Con fecha 2 de octubre de 2000, Diversiones y Entretenimientos del Perú S.A., presenta demanda contencioso administrativa contra dicha resolución administrativa, la misma que es declarada INFUNDADA, mediante sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de fecha 12 de junio de 2003, en concordancia con el Dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Civil, de 25 de octubre de 2001.

   La demandante apela la sentencia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, la misma que envía la presente interpretación prejudicial.

   2.2 Fundamentos de la demanda

   Del resumen hecho en la solicitud de interpretación prejudicial se observan los siguientes argumentos legales:

   La resolución impugnada es nula, por no haberse pronunciado sobre la cuestión de fondo materia de su apelación, esto es, sobre la nulidad del registro de la marca de servicio TEXAS, cayendo en contradicción con su anterior resolución, ya que no desvirtúa las prohibiciones contenidas en los incisos d), i) y j) del artículo 129 del Decreto Legislativo 823, y si bien la resolución de primera instancia hace referencia a la nulidad de la marca TEXAS no la declara en forma expresa como es su obligación.

   La nulidad deducida se encuentra debidamente amparada por el artículo 181, inciso a) de la norma citada, cuya declaración puede ordenarse de oficio o a petición de parte interesada, la misma que no ha sido cumplida por la Oficina de Signos Distintivos (OSD), pues no se trata de buscar indicios para establecer la nulidad como afirma la OSD, sino analizar si la palabra TEXAS se refiere a un Estado o no, sin importar si se trata de uno confederado o autónomo o remitiéndose a cualquier diccionario, donde se acredita que TEXAS pertenece a la Unión Americana; por lo tanto, la inscripción de dicha marca en la clase 41 y 36 incurre en nulidad al haber infringido el inciso j) del artículo 130 de la ley peruana de Propiedad Industrial, que prohíbe reproducir o imitar el nombre de cualquier estado, sin permiso de la autoridad competente.

   Que, ha demostrado que su marca es notoriamente conocida y que las pruebas presentadas están referidas a la inmensa publicidad de su nombre comercial TEXAS STATION CASINO, inscrita en Registros Públicos.

   Que, dicho nombre es usado por su empresa como nombre comercial hace 4 años en forma ininterrumpida, habiendo logrado notoriedad y aceptación del público consumidor, y además de prestigio.

   Que, la marca TEXAS no ha demostrado tener uso alguno, y si lo tuviera, causaría confusión entre su público consumidor, por lo que debe dar preferencia a una marca notoriamente conocida.

   Que, su marca pertenece a una familia de marcas. Así, que es titular en la clase 41 de varias marcas que en su conformación incluyen el término de STATION como: TACNA STATION; PIURA STATION; DAKOTA STATION; CUZCO STATION, etc.

   Que, su empresa TEXAS STATION CASINO S.A., inscrita en la Ficha Registral Nº 145592, pertenece a un grupo empresarial con el indiscutible derecho de usar su razón social, ya que se le ha autorizado al establecimiento de la Av. La Marina 2430 TEXAS STATION CASINO.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1 Instituto de la Defensa de la Competencia INDECOPI

   Fundamentos de la contestación.

   Consideró que el signo solicitado y la marca registrada resultan confundibles entre sí debido a que comparten en forma relevante el término “TEXAS”.

   Respecto de la nulidad de la marca de servicio TEXAS, señala que la...