PROCESO 120-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 120-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal b), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: HI-TEC SPORTS PLC.

Marca: “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”.

Expediente Interno N° 868-2004.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 5 de julio de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: HI-TEC SPORTS PLC.

   La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú; la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS.

2. Actos demandados

   La sociedad HI-TEC SPORTS PLC, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 1387-2001/TPI-INDECOPI, de 10 de octubre de 2001, que confirmó la Resolución Nº 4244-2001/OSD-INDECOPI, de 24 de abril de 2001, la cual declaró infundada la oposición formulada por HI-TEC SPORTS PLC y, en consecuencia, otorgó el registro del signo constituido por “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”, para distinguir prendas de vestir en general, incluyéndose zapatos, zapatillas, suelas y plantillas, productos comprendidos en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 4 de febrero de 2000, el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS solicitó el registro del signo constituido por “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”, para distinguir prendas de vestir en general, incluyendo zapatos, zapatillas, suelas y plantillas”, Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Dicha solicitud se tramitó mediante el expediente administrativo Nº 100363-2000.

   Signo solicitado:

2. El 14 de abril del 200 fue publicado, en el diario oficial El Peruano, el extracto de la solicitud de registro del mencionado signo.

3. El 30 de mayo del 2000, la firma HI-TEC SPORTS PLC (Estados Unidos de América) formuló observación argumentando ser titular de las marcas Hl-TEC (certificado N° 80998) y figura de rayo (certificado N° 71137) registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, señaló que su marca Hl-TEC es notoriamente conocida y adjuntó documentos a fin de acreditarlo.

   Indicó que “el signo solicitado es similar y confundible con su marca registrada HITEC (debió decir HI-TEC), la cual se encuentra incluida dentro del signo solicitado YHITECSA, por lo que de otorgarse el registro solicitado, el público consumidor pensaría que los productos que distingue el signo solicitado son productos de su empresa”.

   Mencionó que además de la similitud de los signos, distinguen la misma clase de productos y fundamentó su observación en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

   • Marca registrada: HI-TEC; y,

   • Marca registrada: figura de rayo:

4. El 18 de agosto del 2000, el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS contestó a las observaciones de HI-TEC SPOFTS PLC señalando que “el término YHITECSA que se encuentra en el signo solicitado difiere sustancialmente de la marca HI-TEC, pues fonéticamente dicho término es distinto a la marca registrada”, señaló, además, que “el observante está reduciendo el análisis de confundibilidad únicamente a los términos Hl-TEC cuando en realidad debe hacerse entre los términos YHITECSA y Hl-TEC”.

5. La firma PLANTAC S.A.C., igualmente, formuló observación al registro, argumentando que “el signo solicitado no es suficientemente distintivo, por lo que se encontraría incurso en las prohibiciones establecidas en los artículos 128 y 129 incisos a), b) y c) del Decreto Legislativo 823”. Manifestó que “el signo solicitado obedece a una forma usual del producto a distinguir y constituye una forma que le otorga una ventaja funcional o técnica al producto, pues tiene como diseño principal figuras geométricas irregulares que corresponden a la huella de la planta que tiene como propósito la adhesión a la superficie”. Señaló también que “de otorgarse el registro solicitado, se estaría excluyendo injustamente a los demás agentes del sector del mercado de fabricación de plantas de calzado”.

6. El 18 de agosto del 2000, ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS manifestó, en relación con la observación formulada por PLANTAC S.A.C., que “el signo solicitado es distintivo, pues es un diseño creado, que se puede diferenciar de cualquier otro producto de la clase 25 y que no es una ventaja funcional o técnica”.

7. El 21 de agosto de 2000, la Oficina de Signos Distintivos, después de verificar que ha vencido el plazo otorgado para contestar las observaciones formuladas por HI-TEC SPORTS PLC y PLANTAC S.A.C., dispuso que se tengan por no contestadas y que pase el expediente a resolver, de conformidad con el artículo 150 del Decreto Legislativo 823.

8. El 24 de abril del 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 4244-2000/OSD-INDECOPI, la cual declaró infundadas las observaciones formuladas y otorgó el registro solicitado.

   La Oficina de Signos Distintivos consideró que:

   1. Si bien los medios probatorios presentados por HI-TEC SPORTS PLC acreditan la existencia de la marca Hl-TEC para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, los documentos no demuestran que se trate de una marca ampliamente difundida, publicitada y conocida por el público consumidor de dichos productos, de modo tal que se le pueda considerar notoriamente conocida, por lo que no resulta aplicable la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

   2. El signo solicitado YHITECSA y planta de calzado no consiste en una forma usual de las suelas de calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, pues si bien su estructura incluye una planta de calzado, en la parte central se aprecia la figura de un cuadrado que contiene la denominación YHITECSA, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.

   3. El signo solicitado no consiste en una forma que otorga una ventaja funcional o técnica a las suelas de calzado que pretende distinguir, según lo establecido en el Informe N° 101 -2001/OIN, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.

   4. El signo solicitado y la marca registrada HI-TEC no son semejantes gráfica, fonética ni conceptualmente al grado de producir confusión indirecta, ya que tanto el signo solicitado como la marca registrada están conformados por palabras de fantasía, que no pertenecen a nuestro idioma y carecen de significado, razón por la cual no evocan idea alguna que el consumidor pueda considerar parecida y la denominación YHITECSA — elemento relevante del signo solicitado — produce una impresión visual y sonora distinta de la que genera la denominación Hl-TEC, debido a que presentan una secuencia de letras completamente diferente.

   5. El signo solicitado y la marca registrada conformada por el diseño de un rayo no son semejantes gráfica ni conceptualmente al grado de inducir a confusión indirecta, ya que la planta de calzado del signo solicitado genera una impresión visual distinta de aquélla que genera la figura estilizada de un rayo, debido a que las figuras que los componen presentan líneas dispuestas en diferentes formas y el signo solicitado no sugiere idea alguna que el público consumidor pueda considerar parecida a aquélla que evoca la figura que compone la marca registrada (rayo).

9. El 23 de mayo de 2001, únicamente, HI-TEC SPORTS PLC interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada.

10. El 10 de octubre de 2001, el Tribunal del...