PROCESO 075-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 075-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a) y b) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 128 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: NORITEX. Actor: NORITEX S.A. Proceso interno N° 548-2004.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio N° 152-2006-SCS-CS de 3 de abril de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 19 de abril de 2006, por medio del cual la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a) y b) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 548-2004.

El auto de 15 de junio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 152-2006-SCS-CS complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: NORITEX S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. El Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Tercero interesado: Consorcio Industrial San Martín S.A.

2. Hechos

   Con fecha 08 de enero de 1997, NORITEX S.A., solicitó la nulidad del certificado N° 24736 correspondiente a la marca NORITEX registrada a favor de Consorcio Industrial San Martín S.A., para distinguir productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa). Manifestó ser titular en Colombia, Ecuador y China, con fecha anterior al registro de la marca del emplazado, de la marca NORITEX que distingue los mismos productos de las clases 24 y 21 de la N.O., y en Panamá del nombre comercial NORITEX que distingue actividades referidas a la comercialización de telas, con las cuales la marca del emplazado resulta confundible dada su identidad. Además, que se utilizó el nombre comercial (razón social) NORITEX, en el Perú, desde hace varios años. La solicitud de registro del signo NORITEX se presentó el 19 de diciembre de 1995.

   Mediante Resolución N° 11585-1998/OSD-INDECOPI de 5 de octubre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta. Contra dicha Resolución, el 5 de noviembre de 1998 la sociedad NORITEX S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal del INDECOPI el 15 de mayo de 2001 por Resolución N° 560-2001/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución 11585-1998 y, en consecuencia, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por NORITEX S.A.

   El 11 de julio de 2001, NORITEX S.A., presentó demanda contencioso administrativa, solicitando a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que declare la invalidez de la Resolución N° 560-2001/TPI-INDECOPI y proceda a anular el certificado N° 24736 del registro de la marca NORITEX. El 11 de septiembre de 2001, recibido en la referida Sala Civil Transitoria el 19 de septiembre de 2001, Consorcio Industrial San Martín S.A. presentó escrito de contestación a la demanda. El 18 de septiembre de 2001, recibido el 20 de septiembre de 2001 en la Sala Civil Transitoria, el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales también contestó la demanda. El 18 de septiembre de 2001, recibido en la indicada Sala Civil Transitoria el 19 de septiembre del mismo año, el INDECOPI igualmente contesta la demanda en los mismos términos que lo hace el Procurador del Ministerio de Industria.

   La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, en Sentencia de primera instancia el 22 de agosto de 2003 dice que “el artículo catorce de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, suscrita en Washington D.C. en mil novecientos veintinueve, al cual se adhirió el Perú mediante Resolución Suprema número quinientos setenta y siete, promulgada el seis de Diciembre de mil novecientos treinticuatro, establece que ‘el nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes - dentro del cual se encuentra la empresa actora de Panamá - será protegida en todos los demás, sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca”. También considera que “NORITEX Sociedad Anónima es una empresa jurídica constituida en Panamá, cuyo nombre no está registrado como marca en nuestro país, goza de protección a que se contrae el artículo catorce de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, debido a que no se requiere estar inscrita, forme o no parte de una marca, resultando erróneo lo alegado por Indecopi cuando sostiene que no ha acreditado el uso del nombre comercial en nuestro país, más aún si de facturas que obran en el acompañado se acredita que viene ejerciendo actividad económica en el Perú (…)”. Por tanto y entre otros considerandos, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema resolvió declarar “FUNDADA la demanda interpuesta por NORITEX Sociedad Anónima (de Panamá), en consecuencia NULA la Resolución número quinientos sesenta – dos mil uno/TPI-INDECOPI (…) y NULO el Certificado número veinticuatro mil setecientos treintiséis del registro de la marca NORITEX otorgada a favor de Consorcio Industrial San Martín Sociedad Anónima (…)”. Lo que dio lugar a que el 10 de diciembre de 2003 el INDECOPI y el Consorcio Industrial San Martín S.A., apelen contra dicha sentencia.

   Por providencia de 30 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú decide: “(…) Suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación de los artículos 83 y 113 de la Decisión 344 que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como el artículo 14 de la convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de mil novecientos veintinueve, y cual es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora solicita se declare “La invalidez la (sic) resolución N° 560-2001/TPI-INDECOPI (…) la misma que CONFIRMÓ la resolución N° 11585-1998/OSD-INDECOPI (…) que declaró INFUNDADA la acción de NULIDAD promovida por NORITEX S.A. contra el registro de la marca NORITEX (…)”. Señala que al tratarse de una acción de nulidad de registro de marca concedida el 1 de abril de 1996, “(…) las normas aplicables por una causal de nulidad eran, prioritariamente, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) (artículo 113º, en armonía con los artículos 82º y 83º) y la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial – Washington 1929 (Capítulo III De la Protección del nombre comercial), como normas supranacionales, y el Decreto Ley Nº 26017 (artículo 120º, concordante con el artículo 90º), como norma nacional”.

   En relación al artículo 83 literal a) de la Decisión 344, sostiene que “Dicho dispositivo es claro al establecer un impedimento relativo de registro que se aplica cuando un tercero distinto al solicitante es titular de una marca que resulta ser idéntica o similar al grado de producir confusión o error al consumidor respecto a los productos a distinguir. De acuerdo con la interpretación de la primera instancia administrativa (…) esta norma es aplicable sólo cuando dicho tercero es titular en el Perú por el Principio de Territorialidad, vulnerando el espíritu comunitario de la norma (…)”.

   Sobre el uso del nombre comercial NORITEX, dice, “(…) también el órgano administrativo hace una inadecuada interpretación de las normas que regulan los derechos sustantivos derivados de nuestro nombre comercial y, aunque hayamos acreditado fehacientemente realizar actividades comerciales con personas naturales y morales con domicilio en nuestro país al menos desde el 30 de noviembre de 1990) (…)”. El artículo 160º del Decreto Ley Nº 26017, expresa que el derecho a un nombre comercial se adquiere por el uso del mismo en el país, al respecto dice que la norma “no señala que este uso tiene que ser real y efectivo, en el entendido de la interpretación del ente administrativo, que debe ser un nombre comercial de una persona con establecimiento o domicilio en el Perú. Por nuestra parte, demostramos que realizábamos actividades económicas en el Perú (comercializar productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial con personas domiciliadas en nuestro país), utilizando nuestra denominación social) (…) por lo tanto, se adquirió el derecho, sin necesidad de depósito o registro, del nombre comercial NORITEX en nuestro país ‘por el uso mismo en el país’ (…). El hecho que no se tenga un establecimiento físicamente en el...