PROCESO 86-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 86-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: STORVAS. Actor: PFIZER INC. Proceso Interno: N° 303-2004.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, adjuntada al oficio N° 169-2006-SCS-CS de 11 de abril de 2006, recibida en este Tribunal el 25 de abril de 2006, remitida por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 303-2004.

El auto de 28 de junio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 169-2006-SCS-CS, complementada con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: PFIZER INC. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. El Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Tercero interesado: PUERTO RICO PHARMACEUTICAL INC.

2. Hechos

   El 20 de febrero de 2001, PUERTO RICO PHARMACEUTICAL, INC. solicitó el registro como marca del signo STORVAS para distinguir productos de la Clase 5. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

   El extracto de la solicitud de registro fue publicada el 21 de abril de 2001 y el 8 de mayo de 2001, PFIZER INC. presentó oposición al registro del signo solicitado con base en la titularidad de su marca NORVAS también para productos de la Clase 5.

   Por Resolución N° 8318-2001/OSD-INDECOPI de 31 de julio de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró “INFUNDADA la oposición formulada por PFIZER, INC., (…) e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de PUERTO RICO PHARMACEUTICAL, INC., (…) la marca de producto constituida por la denominación STORVAS, para distinguir preparaciones farmacéuticas y médicas para uso humano y veterinario de la clase 5 de la Clasificación Internacional (…)”. Contra dicha Resolución, el 13 de agosto de 2001, PFIZER INC. interpuso recurso de apelación. El 9 de octubre de 2001, PUERTO RICO PHARMACEUTICAL, INC. contestó la apelación.

   Por Resolución N° 1535-2001/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2001, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI decidió “CONFIRMAR la Resolución Nº 8318-2001/OSD-INDECOPI de fecha 31 de julio del 2001 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto STORVAS (…)”.

   Contra dicha Resolución, el 5 de diciembre de 2001, PFIZER INC. interpuso demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú . El 29 de enero de 2002 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI contestó a la demanda. El 30 de enero de 2002 la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú dio contestación a la demanda. El 7 de agosto de 2002 PUERTO RICO PHARMACEUTICAL INC también contestó la demanda.

   Por Providencia de 21 de octubre de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró “INFUNDADA la demanda (…) en los seguidos por PFIZER INC contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI sobre impugnación de resolución administrativa (…)”. Contra dicha Providencia PFIZER INC interpuso recurso de apelación.

   Finalmente por Providencia de 8 de marzo de 2006 la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú decide: “(…) Suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación del artículo 134, artículo 136 Inciso a), de la decisión (sic) 486 del Acuerdo de Cartagena de la Decisión que regulan (sic) los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 486; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora manifiesta que al expedirse la Resolución impugnada, no se tuvo en consideración que “(…) la denominación STORVAS, no reúne los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 (…) y por tanto, está incursa en la prohibición al registro de una marca que se encuentra precisada en el artículo 136 inciso a) de la referida Decisión 486 (…). Que la marca STORVAS, de propiedad de Puerto Rico Pharmaceutical, Inc., a simple vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y por tanto sumamente confundible con la marca registrada NORVAS de propiedad de mi mandante Pfizer Inc.”.

   Sobre el riesgo de confusión dice: “ (…) se advierte que tanto el signo solicitado como la marca registrada distinguen productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Dado que la identidad de los productos incrementa el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el examen comparativo entre los mismos deberá ser más riguroso”.

   Sostiene también que: “(…) realizado el examen comparativo entre la marca STORVAS y la marca NORVAS, desde el punto de vista fonético, se aprecia que ambas presentan el mismo número de sílabas (dos) y una similar secuencia de vocales (O-A/O-A) siendo éste por lo general, un criterio importante para determinar la impresión fonética de los signos. Además ambas sílabas presentan un sonido similar, lo que determina que en conjunto la pronunciación de los signos sea muy semejante (…). Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que la marca STORVAS presenta casi la misma extensión que la marca registrada NORVAS, coincidiendo en cinco de las siete letras que la conforman, las cuales están ubicadas en una misma posición. Si bien existe diferencia en algunas de las letras que los conforman, el impacto de los signos resulta semejante”.

   Finalmente argumenta que “(…) la pequeña diferencia existente entre ellas no logra darle distintividad a la marca registrada con posterioridad STORVAS (…) Que en nuestro medio coexisten gentes de todas las razas, culturas, idiomas y costumbres, por tanto en un medio pluricultural y plurilinguistico (sic) y en donde además la venta de productos farmacéuticos se realiza sin una debida supervisión por las autoridades competentes, resulta sumamente peligroso la coexistencia de marcas muy parecidas, como en el caso presente entre las marcas STORVAS y NORVAS, que pueden ser...