PROCESO 59-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 59-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales d) y e) y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 2371-2003. Actor: Sociedad UBS AG. Marca: “UBS (denominativa)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de junio de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: Sociedad UBS AG.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero interesado: Sociedad UNITED PARCEL OF AMERICA INC.

   2. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos de la demanda.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

      1. La entidad bancaria UBS AG. es una entidad bancaria organizada y constituida de acuerdo con las leyes de Suiza y con más de 125 años de tradición; mantiene operaciones en las más importantes plazas financieras alrededor del mundo. La sigla UBS identifica ante los consumidores de los cinco continentes a una prestigiosa y famosa institución bancaria suiza, la cual se ubica entre los 4 primeros bancos más grandes del mundo.

      2. Su destacada posición en el sistema bancario internacional ha sido reconocida por el Banco de Reserva de la República del Perú, organismo que acredita a UBS AG. como banco de primera categoría en el territorio peruano y para los efectos de ley.

         Actualmente tiene representaciones estables en más de cincuenta países a través del mundo. En la región latinoamericana los negocios incluyen la administración de reservas internacionales de los gobiernos, la asesoría financiera en los procesos de privatización, manejo de fondos públicos y privados, negocios fiduciarios y demás operaciones financieras.

         UBS AG. mantiene representantes permanentes en el Perú, quienes actúan conforme a las normas de supervisión vigentes y están acreditados ante la Superintendencia de Banca y Seguros.

      3. La institución bancaria SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT, actualmente fusionada al interior de UBS AG. solicitó el 1 de julio de 1998, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo UBS (denominativo) como marca, para amparar servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9865497.

      4. El 1 de marzo de 1998, la sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de la marca:

         • UPS (denominativa), para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado 9723.

      5. El Indecopi, mediante Resolución N° 5226-1999/OSD-INDECOPI de 10 de mayo de 1999, declaró fundada la observación formulada por la sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. y denegó el registro solicitado.

      6. El 3 de junio de 1999, la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 5226-1999/OSD-INDECOPI de 10 de mayo de 1999.

      7. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1173-2000/TPI-INDECOPI de 13 de octubre de 2000, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada.

      8. La sociedad UBS AG., mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez de la Resolución N° 1173-2000/TPI-INDECOPI de 13 de octubre de 2000.

      9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 26 de junio de 2003, declaró fundada la demanda interpuesta.

      10. La sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC., mediante escrito radicado el 31 de julio de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos:

      1. Con las Resoluciones expedidas por el INDECOPI se desconoció la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París, y una violación a este Convenio presupone el incumplimiento de las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio –OMC, pues a través de la interpretación que hizo el INDECOPI concluyó que las circunstancias de hecho relevantes únicamente son aquellas que ocurren en territorio peruano y no las que se presentan a nivel internacional; dado que la norma indica que se “deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca (…)”, un tribunal administrativo no puede interpretar su sentido en forma diversa, menos cuando la OMPI señala: “Las autoridades competentes del país en que se reclama la protección de una marca pueden sacar también conclusiones de este tipo (de registrabilidad de la marca) de las circunstancias que concurren en otros países”. (Guía para la aplicación del Convenio de París).

      2. Además, no es un hecho controvertido que los signos en conflicto amparen servicios prestados por instituciones muy prestigiosas; no se advirtió sobre la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto, lo que ha sido reconocido por la propia observante, ni sobre el poder distintivo que detentan la marca UBS y la marca observante, y tal desconocimiento lleva, a la vez, al incumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la OMC. Igualmente, al establecer el supuesto riesgo de confusión se hizo un errado análisis.

      3. Alude al tema de la publicidad a nivel mundial, para decir que ambas compañías han debido hacer grandes inversiones publicitarias alrededor del mundo para promocionar las respectivas marcas, y no puede afirmarse que tales actividades publicitarias hayan provocado error o confusión entre los consumidores alrededor del mundo.

      4. Igualmente, al hecho de que ambas marcas son “marcas de la casa”, clasificación doctrinaria que atañe a la asociación que hacen siempre los consumidores de una denominación determinada con un determinado fabricante, sin importar el producto o servicio de que se trate. El signo UBS compartiendo la calidad de “marca de casa”, no puede provocar confusión en el público consumidor.

      5. La publicidad del signo UBS a nivel mundial, llega al territorio peruano a través de diferentes medios, como pueden ser los canales de cable, diarios, internet o revistas internacionales.

      6. No existen semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto. En este punto el INDECOPI no evaluó correctamente los criterios de registrabilidad, dado que, no obstante atendió las circunstancias de hecho que permitían concluir que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto nunca se podría producir, negó el registro del signo.

   3. La contestación a la demanda.

      a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi de la República de Perú.

      El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

   1. El Tribunal del INDECOPI consideró que el signo solicitado UBS resulta gráfica y fonéticamente confundible con la marca registrada UPS, existiendo, además, identidad en algunos de los servicios que distinguen, motivo por el cual se encuentra incursa en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   2. Considera que la demanda es inconsistente porque en ella se argumenta que conforme a lo dispuesto en la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París el registro solicitado debió concederse; en dicho argumento la actora interpreta la norma aisladamente, porque ésta se refiere a condiciones de registro y a la independencia de la protección de una misma marca en varios países, lo cual constituye una ratificación del principio de territorialidad que rige el derecho de marcas, principio que en el campo de la propiedad industrial tiene dos implicaciones fundamentales:

      ▪ Que la ley nacional establece las condiciones de adquisición, contenido y extinción de los derechos, sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales y regionales.

      ▪ Que la protección que la ley otorga se encuentra limitada al territorio de un determinado Estado.

      Y de todas maneras, la misma norma citada como violada señala como uno de los casos para rehusar el registro “cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país en donde la protección se reclama”.

   3. De otro lado, la empresa demandante no aportó prueba alguna dentro de la actuación que permitiera acreditar una circunstancia de hecho que fuera capaz de hacer desaparecer el riesgo de confusión entre las marcas, porque tendría que probar que los signos en conflicto se han utilizado simultáneamente y durante un período largo de tiempo...