PROCESO 83-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 83-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 81 y 107 de la misma Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 2455-2003. Actor: SOCIEDAD OMEGA S.A. Marca: OMEGAMON (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de mayo de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: Sociedad OMEGA S.A.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

   MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

   Tercero interesado: Sociedad CANDLE CORPORATION.

   2. datos RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad CANDLE CORPORATION solicitó el 11 de diciembre de 1998, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca OMEGAMON (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9875584.

      2. El 23 de febrero de 1999, la sociedad CANDLE CORPORATION limitó su solicitud para los siguientes productos: programas para el desempeño de un sistema de monitoreo por computadoras grabado en tarjetas magnéticas, cintas, discos o memorias electrónicas de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta limitación de productos fue aceptada por la Oficina de Signos Distintivos el 24 de febrero del mismo año.

      3. El 25 de febrero de 1999, la sociedad OMEGA S.A. formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de la marca OMEGA (mixta), registrada en las clases 9, 14, y 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica de la marca es:

      4. El Indecopi, mediante Resolución N° 013682-1999/OSD-INDECOPI de 13 de diciembre de 1999, declaró infundada la observación formulada por la sociedad OMEGA S.A. y concedió el registro como marca del signo OMEGAMON (denominativo).

      5. El 7 de enero de 2000, la sociedad OMEGA S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 013682-1999/OSD-INDECOPI de 13 de diciembre de 1999.

      6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1414-2000/TPI-INDECOPI de 16 de noviembre de 2000, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada.

      7. El 15 de marzo de 2001, la sociedad OMEGA S.A., mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de impugnación de resolución administrativa, solicitando la ineficacia de la Resolución N° 1414-2000/TPI-INDECOPI de 16 de noviembre de 2000.

      8. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia de 7 de julio de 2003, declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia, nula y sin valor legal la Resolución N° 1414-2000/TPI-INDECOPI de 16 de noviembre de 2000.

      9. El INDECOPI, mediante escrito radicado el 15 de septiembre de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      1. La sociedad OMEGA S.A. es titular de numerosas marcas registradas, las cuales presentan como elemento predominante y característico la palabra OMEGA; dicha palabra se encuentra totalmente incluida en el signo OMEGAMON.

         b. Existe vinculación competitiva entre los productos que distingue la marca OMEGA y el signo solicitado OMEGAMON. Es de tal grado la conexión competitiva que las sociedades OMEGA S.A. y CANDLE CORPORATION suscribieron un acuerdo de coexistencia respecto de los signos OMEGA y OMEGAMON, por medio del cual delimitaban los productos amparados con la finalidad de que pueda haber coexistencia pacífica en el mercado.

      3. En virtud del acuerdo de coexistencia comentado, la sociedad CANDLE CORPORATION asumió el compromiso de limitar los productos amparados por su signo OMEGAMON, a los siguientes: programas de computadora para el funcionamiento de sistemas de monitoreo por computadora, así como los correspondientes manuales de instrucción y servicios de programación de computadoras.

         La sociedad OMEGA S.A. se comprometió, a su vez, a no interferir en el registro de la marca OMEGAMON, siempre y cuando ésta se solicitara de acuerdo con la limitación de los productos establecida en el acuerdo.

      4. La Autoridad Administrativa ha otorgado el registro del signo OMEGAMON sin tener en cuenta las restricciones establecidas en el citado convenio. Se debe tener en cuenta que dicho convenio nunca fue objetado por ninguna de las partes y, por el contrario, fue incluido en el procedimiento por la propia solicitante. La Autoridad Administrativa se limitó a señalar que el referido documento no le merecía suficiente valor probatorio, ni causaba certeza suficiente.

      5. Al no haberse tenido en cuenta dicho convenio, la marca OMEGAMON ampara una infinidad de productos distintos a los estrictamente señalados en el convenio y, en consecuencia, se está abarcando productos fabricados por OMEGA S.A.

      6. De un análisis comparativo de los signos en conflicto, se tiene que hay semejanzas que pueden inducir al público consumidor a error o confusión indirecta. Por lo anterior, se dio el acuerdo de coexistencia marcaria antes referido. Se violó el artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

   3. La contestación a la demanda.

      a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi de la República de Perú.

      El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      • La disposición del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, será impedimento de registro sólo si las marcas están destinadas a distinguir los mismos productos o servicios o aquellos que se encuentren vinculados.

      • A diferencia de lo que ocurría con la Decisión 85, el principio de especialidad no está referido a las clases de la nomenclatura, siendo más importante determinar si los productos o servicios, sea que se encuentren comprendidos o no en una misma clase, son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

      • De conformidad con lo anterior, el Tribunal constató que los productos que distinguen las marcas en conflicto son de distinta naturaleza, son adquiridos para atender necesidades específicas y diferenciadas.

      • En efecto, los productos que distingue el signo solicitado están dirigidos a un consumidor especializado (científicos en general, fotógrafos).

      • Los productos que distinguen los signos poseen líneas de distribución y ventas diferenciadas. En efecto, los productos que distingue el signo solicitado se expenden en tiendas especializadas junto con computadoras, impresoras, partes y accesorios de éstas y afines. La marca OMEGA, por su parte, distingue productos que también se expenden en lugares especializados.

      • Que un aparato para marcar el tiempo requiera de un software para funcionar, no quiere decir que exista conexión competitiva entre los signos en conflicto. Actualmente muchos productos, como automóviles y electrodomésticos, incluyen programa de ordenador.

      • De un examen comparativo de los signos en conflicto, se tiene que cuentan con muchas diferencias en el plano fonético, gráfico y conceptual que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

      • En el plano conceptual las marcas difieren, ya que el signo solicitado es percibido como una denominación de fantasía por carecer de significado alguno, a diferencia de la marca OMEGA, que constituye la última letra del alfabeto griego.

      • Ni la Oficina de Signos Distintivos, ni la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, de conformidad con la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI y su Reglamento, son las encargadas de velar por el fiel y estricto cumplimiento de los acuerdos de coexistencia de marcas que celebren los particulares.

      • El derecho de marcas se rige por el principio de registrabilidad, en virtud del cual la protección que se otorga a una marca se encuentra limitada a los productos o servicios para los cuales ésta ha sido solicitada.

      2. Por parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República de Perú.

         El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

         • Los productos que protegen los signos en conflicto, tienen una naturaleza y finalidad distintas, las líneas de...