PROCESO 98-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 98-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 107 de la misma Decisión. Signo: EBUNEX. Actor: NOVARTIS AG. Proceso interno N° 2460-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de julio del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N° 2460-2003.

El auto de 28 de junio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio N° 177-2006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: NOVARTIS AG. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú – INDECOPI. Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

b) Hechos

El 15 de abril de 1999, NOVARTIS AG., solicitó el registro como marca del signo EBUNEX, para distinguir productos farmacéuticos y todos los demás de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza, Clase 05: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas). Publicada la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 20 de mayo de 1999, no se presentaron observaciones.

Por Resolución N° 4143-2000/OSD-INDECOPI de 31 de marzo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, denegó el registro solicitado afirmando que puede inducir al público consumidor a confusión entre el signo del solicitante EBUNEX y la marca registrada a favor de SMITHKLINE BEECHAM PLC. UBENEX que distingue también productos de la clase 5.

Contra dicha Resolución, el 18 de abril de 2000, la actora interpuso recurso de apelación. El 10 de mayo de 2000, la actora presentó una carta de consentimiento suscrita por SMITHKLINE BEECHAM PLC. propietaria de la marca UBENEX en la cual otorga consentimiento para que pueda registrarse en el Perú la marca EBUNEX.

Por Resolución N° 992-2000/TPI-INDECOPI de 8 de septiembre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual rechazó la carta de consentimiento otorgada por Smithkline Beecham plc, confirmó la Resolución N° 4143-2000/OSD-INDECOPI y en consecuencia denegó el registro de la marca EBUNEX solicitado por Novartis AG.

El 28 de noviembre de 2000, NOVARTIS AG. presentó demanda contencioso administrativa, solicitando a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú declare la ineficacia de la Resolución N° 992-2000/TPI-INDECOPI. El 2 de julio de 2001, el INDECOPI contestó la demanda. El 28 de junio de 2001 el Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales dio contestación a la demanda.

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, por providencia de 28 de mayo de 2003, declaró infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por NOVARTIS AG., lo que dio lugar a que el 21 de septiembre de 2003 NOVARTIS AG., presente recurso de apelación contra dicha sentencia.

Finalmente, por providencia de 27 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú decidió: “(…) Suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación del Literal a) del artículo 83 de la decisión (sic) 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) de la Decisión que regulan (sic) los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora sostiene que “La Carta de Consentimiento otorgada por el titular de la marca registrada a favor del registro de la marca ‘EBUNEX’ constituye un documento válido que debe ser aceptado, pues evidencia que para la firma SMITHKLINE BEECHAM PLC., la marca solicitada ‘EBUNEX’ puede ser registrada, pues no afecta los derechos de su marca registrada, por cuanto no induce a confusión, razón por la cual no afecta el interés del consumidor”.

Manifiesta, que “Entre las marcas no existe similitud al grado de inducir a error al público consumidor. A pesar del sufijo – NEX, compartido por ambas marcas, no existe confundibilidad entre ellas, ya que las dos primeras sílabas del signo solicitado son gráfica y fonéticamente distintas a las del signo registrado. La marca solicitada empieza con la vocal fuerte ‘E’, mientras que la registrada lo hace con la vocal débil ‘U’; la segunda sílaba de la marca solicitada es –BU y la segunda de la registrada es –BE; estas diferencias hacen que debido a la diferencia de sus encabezamientos las marcas en su conjunto tengan una sonoridad suficientemente distinta como para permitir al consumidor distinguir fácilmente a una de la otra. Es decir, las dos primeras sílabas de los signos, de un total de tres, se convierten en el elemento esencial de diferenciación entre ambos”.

Indica que en el registro de anterioridades coexisten dentro de la clase 5. ”(…) marcas que comparten el sufijo –NEX, cuya diferencia está dada simplemente por una grafía o un fonema, y que no por ello causan confusión en el consumidor”.

También argumenta que “Los productos que distingue la solicitante han sido limitados exclusivamente a preparaciones farmacéuticas antimicobacterianas; mientras que la marca registrada distingue productos para el tratamiento urológico y enfermedades y transtornos de la próstata. La especificidad de los productos determina que debe haber de por medio receta médica y por esto la clara diferencia entre los productos eliminará la posibilidad de confusión entre ellos”. Finalmente dice que “(…) por tratarse de productos de la clase 05 que distingue preparaciones y sustancias farmacéuticas muy específicas, estaremos ante un consumidor específico, que va a ser muy cuidadoso al momento de adquirir una determinada sustancia farmacéutica para determinada dolencia, por lo que la posibilidad de confusión en esta clase de productos es mínima”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Respecto a la Carta de Consentimiento otorgada por el titular de la marca UBENEX, dice que “(…) no es posible sostener que un simple acuerdo privado de coexistencia entre marcas pertenecientes a titulares distintos, pueda, por si sólo eliminar el riesgo de confusión entre las mismas, siendo por ello necesario que la Autoridad competente (…) opine favorablemente a dicho acuerdo, descartando así todo ápice de probable confusión entre dichas marcas”. Indica que “(…) el INDECOPI en ningún momento ha cuestionado la validez de la carta de consentimiento otorgada a favor del registro de la marca solicitada por Novartis, solamente ha considerado que la misma no elimina la posibilidad de confusión entre los signos en...