PROCESO 102-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 102-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, los artículos 81; 82, literal a) y d) de la mencionada Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 62-2004. Actor: Sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Marca: “GRAN DIA (denominativa)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de julio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 31 mayo de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: Sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI DE LA REPUBLICA DE PERÚ.

   MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

   Tercero interesado: Sociedad MOLINERA INCA S.A.

   B. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE solicitó el 16 de marzo de 1999 ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro como marca del signo GRAN DIA (denominativo) para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9980966.

      2. La sociedad MOLINERA INCA S.A. formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de las siguientes marcas:

         • DIA (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada bajo el certificado 14485.

         • DIA (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada bajo el certificado 27320. Su representación gráfica es la siguiente:

         • DULCE DIA (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada bajo el certificado 55354.

         • SPORT DIA (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada bajo el certificado 48055.

         • FRESITA DIA (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada bajo el certificado 23237.

         • AURORA DIA (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada bajo el certificado 12320.

         c. La demandante contestó la observación manifestando que los términos DIA – DIAS son de uso común y forman parte integrante de varias marcas registradas a favor de terceros en la clase 29, y que coexisten pacíficamente en el mercado.

      4. El Indecopi, mediante Resolución N° 7774-1999/OSD-INDECOPI de 20 de julio de 1999, declaró fundada la observación formulada por la sociedad MOLINERA INCA S.A. y denegó el registro como marca del signo GRAN DIA (denominativo).

      5. El 11 de agosto de 1999, la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 7774-1999/OSD-INDECOPI de 20 de julio de 1999.

      6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1373-2000/TPI-INDECOPI de 14 de noviembre de 2000, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada.

      7. El 22 de enero de 2001 la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución N°1373-2000/TPI-INDECOPI de 14 de noviembre de 2000. .

      8. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia de 26 de junio de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta.

      9. La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, mediante escrito radicado el 3 de octubre de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora fundamenta su demanda con base en los siguientes planteamientos:

      1. La palabra DIA no es distintiva de las marcas de la observante, ya que tal como se señaló en la primera instancia de la vía gubernativa, éstas no forman familia de marcas, en razón de que tanto en la clase 29 como en la 30 existen varias marcas a nombre de distintos titulares, que incluyen el término DIA. Por lo tanto, dicho término es de uso común en las mencionadas clases y, en consecuencia, la observante no puede tener un derecho exclusivo sobre el término DIA.

      2. Lo anterior significa que el término DIA puede ser registrado por cualquier tercero siempre que se agregue otro elemento y que en su conjunto formen un signo nuevo.

      3. En el mercado coexisten con la marca de la observante, varias marcas que incluyen el término DIA.

      4. La Resolución impugnada es en extremo defectuosa, ya que en algunos de sus apartes afirma que no hay confusión entre los signos en conflicto, pero en otros afirma que sí la hay.

      5. No es cierto, como lo afirma la autoridad administrativa, que la sociedad MOLINERA INCA S.A. tenga registradas varias marcas que incluyan el término GRAN.

      6. El signo DIA es débil y, por lo tanto, no podría impedir el registro de signos como GRAN DIA.

   3. La contestación a la demanda.

      a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi.

      El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      • En ninguna parte de la Resolución impugnada se afirmó que la sociedad MOLINERA INCA S.A. contase con marcas que incluyan el vocablo GRAN. Se hizo referencia a signos registrados por terceros.

      • Las conclusiones a que se llegue en cada caso dependerán del examen correspondiente del expediente, y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad porque los mismos no otorgan derechos para solicitar una decisión similar.

      • El hecho de que las marcas en conflicto posean una serie de elementos gráficos y fonéticos que las hagan diferentes, no erradica la posibilidad de confusión entre las mismas. Lo anterior es así ya que existen dos tipos de confusión: directa e indirecta. En el caso en cuestión se presenta una confusión indirecta entre los signos en conflicto, ya que el público consumidor los puede asociar a un mismo origen.

      En efecto, el público al apreciar la utilización de un mismo término en ambos signos, podría ser inducido a creer que aún cuando no se trata de la misma empresa existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

      2. Por parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República de Perú.

         El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

         • No es de recibo el argumento de la demandante en cuanto a que de la misma manera en que existen registradas a favor de terceros marcas que comprenden el vocablo DIA, es que debería haberse concedido el registro del signo GRAN DIA. Lo anterior por cuanto cada solicitud debe ser evaluada integralmente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, es decir, el análisis depende de cada caso concreto.

         • Que dos marcas posean una serie de elementos gráficos y fonéticos que en conjunto las hagan diferentes, no erradica la posibilidad de confusión entre las mismas. En el caso particular, si bien los signos en conflicto denotan una escritura, pronunciación e impresión visual distinta, la posibilidad de que se produzca una asociación respecto de un mismo origen empresarial resulta evidente.

      3. Por parte del tercero interesado.

         La sociedad MOLINERA INCA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

         • Aunque los productos amparados con los signos en conflicto pertenecen a clases diferentes presentan riesgo de confusión, ya que la clase 29 comprende productos lácteos, y éstos, a su vez, pueden ser postres de leche, yogurt, cremas batidas, etc. Y la clase 30 comprende helados, los que son elaborados con leche.

         Además de lo anterior, los cereales que comprende la clase 30 se comercializan conjuntamente con los productos lácteos.

         • Los signos en conflicto son confundibles, ya que el término GRAN no le otorga suficiente distintividad al signo GRAN DIA.

         • La palabra GRAN no debería ser parte del análisis de registrabilidad, ya que es descriptiva porque informa al público sobre las características de un producto.

         • El término GRAN es un adjetivo calificativo que realza el término DIA y puede inducir al consumidor medio a error respecto del origen y calidad del producto, ya que aquél podría inferir que el producto alimenticio es comercializado por la misma empresa y que tiene mejor calidad que el...