PROCESO No. 067-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 067-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), y del artículo 84 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 2099-2003. Actor: UBS AG. Marca: UBS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 128-2006-SCS-CS de 23 de Marzo de 2006, mediante el cual, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2099-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 10 de mayo de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es UBS AG.

   Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, y a UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. (en adelante UNITED PARCEL SERVICE).

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 1 de julio de 1998, Schweizerische Bankgesellschaft solicitó el registro de la marca UBS para distinguir servicios de asesoramiento legal, especialmente en lo relacionado a la incorporación y administración de compañías, investigación científica e industrial, arrendamiento de tiempo de acceso a base de datos, creación de programas para procesamiento de información, arrendamiento de medios de almacenamiento electrónico, óptico y magnético y/o software, así como de equipo e instrumentos de la clase 9, arrendamiento de instalaciones de procesamiento de información, administración y ejercicio de derechos de propiedad industrial de la clase 42.

   UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. interpuso el 1 de marzo de 1999, observación contra la solicitud de registro sub materia. Esta acción la inició en su calidad de titular de la marca denominativa UPS con Certificado de Registro Nº 9692, inscrita ante el INDECOPI para distinguir servicios de la clase 42 de la nomenclatura Oficial (servicios de restauración (alimentación); de alojamiento temporal, de cuidados médicos; de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; servicios de investigación científica e industrial; de programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases).

   La empresa solicitante alega que sus marcas UBS identifican desde hace muchos años a una de las instituciones bancarias financieras más importantes del mundo la cual está reconocida en el territorio peruano como Banco de primera categoría. Asimismo, que la marca UBS se encuentra debidamente registrada en Suiza, por lo que solicita la aplicación de la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París.

   En tal sentido, se sometió a consideración diferentes circunstancias de hecho que acreditan indubitablemente que los consumidores del mundo no confunden una marca vinculada a la banca como UBS, con otra marca igual de famosa por cierto, como UPS, vinculada a las actividades de mensajería internacional.

   Con fecha 9 de marzo de 1999, Schweizerische Bankgesellschaft manifestó haber transferido todos los derechos derivados de la presente solicitud a UBS AG.

   Mediante Resolución Nº 5226-1999/OSD-INDECOPI de fecha 10 de mayo de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado, ya que consideró que algunos de los servicios que distinguen los signos en conflicto son los mismos.

   Con fecha 3 de junio de 1999, UBS AG presentó apelación, la cual fundamenta que no obstante de haberlo solicitado, la Oficina de Signos Distintivos (OSD) inaplicó la Sección C del artículo 6 del Convenio de París.

   A través de la Resolución Nº 1172-2000/TPI- INDECOPI, de fecha 13 de octubre del 2000, en última instancia administrativa, el Tribunal de INDECOPI, confirmó la resolución de primera instancia, denegando el registro de la marca UBS por considerar que los consumidores podrían ser inducidos a confusión con las marcas de United Parcel Service of America Inc.

   Ante aquello, UBS AG formuló demanda de impugnación de resolución administrativa, argumentando la coexistencia de hecho pacífica de las marcas a nivel internacional, la misma que fue declarada infundada por la Sala Civil de la Corte Suprema mediante sentencia de fecha 2 de junio de 2003.

   Esta última es apelada por la demandante ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, quien remite a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial.

2. Fundamentos de la demanda

   Del escrito de la demanda presentada por la empresa UBS AG.; se observan los siguientes argumentos legales:

   • La violación del Convenio de París.

   Argumenta la empresa demandante que solicitó expresa y formalmente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París. En este sentido, de acuerdo con este tratado internacional, las autoridades nacionales están obligadas a seguir determinados criterios al evaluar una marca registrada en el extranjero.

   Sin embargo, el Tribunal del INDECOPI denegó la marca UBS sin tomar en consideración lo dispuesto en la sección C del artículo 6 quinquies del convenio antes mencionado, el cual dispone que, “Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca (…)”.

   Destaca el escrito de la demanda que “Ninguna de las circunstancias de hecho concretas expuestas durante el procedimiento se tomó en consideración al emitirse la Resolución Nº 1172-2000/TPI-INDECOPI. Ello constituye una ilegalidad manifiesta que no puede ser amparada por el derecho, lo cual afecta además nuestro derecho constitucional al debido proceso y derecho de defensa.”

   Adicionalmente argumenta la empresa demandante que no se trata de una violación meramente accesoria a un tratado internacional, sino a una resolución administrativa emitida al margen de las circunstancias de hecho que acreditan la coexistencia de las marcas en conflicto en todo el mundo y la ausencia de riesgo de confusión para los consumidores.

   Finalmente señala al respecto de la coexistencia internacional, que “(…) el Tribunal del INDECOPI está distinguiendo donde la norma no distingue. En concreto, se intenta diferenciar entre las circunstancias de hecho que ocurren localmente, irrogándose absoluta discrecionalidad para tomar en cuenta o no, aquellas circunstancias ocurridas en el extranjero.”

   • Coexistencia pacífica entre marcas a nivel internacional.

   Se argumenta que: “De la misma forma que United Parcel Service of America Inc. ha reconocido en el procedimiento administrativo nuestra tradición y prestigio en los mercados internacionales, UBS AG., también reconoce que esta empresa norteamericana de mensajería es una de las más importantes del sector manteniendo actualmente operaciones en todo el mundo (…) Evidentemente, la naturaleza internacional de nuestras operaciones permite concluir que ambas marcas están presentes en los más importantes mercados del mundo entero, lugares donde coexisten sin provocar error o confusión entre los consumidores. Lo cierto es que no existen razones para señalar que la situación tiene que ser diferente en el caso consumidores peruanos.”

   Así, señala que cuando dos marcas tienen una larga tradición en los mercados mundiales, éstas adquieren una fuerte distintividad que permite a los consumidores identificarlas y distinguirlas. Ello es precisamente lo que ocurre con las marcas en conflicto.

   La empresa demandante también alega que la empresa UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. ha reconocido la existencia pacífica de las marcas enfrentadas, con la matización de que ambas protegen servicios diferentes.

   Alega el escrito de la demanda que la publicidad de la marca UBS a nivel mundial llega a territorio peruano a través de diferentes medios, “(…) como pueden ser los canales de cable, diarios, Internet o revistas internacionales. Así, la presencia efectiva de la marca UBS en el mercado peruano no sólo se manifiesta a través de los medios de comunicación sino que poseen representantes permanentes acreditados ante la Superintendencia de Banca y Seguros, los cuales vienen actuando en el territorio peruano acorde con las normas vigentes.

   Considera la demandante que la existencia de una violación manifiesta a las normas del Convenio de París, también se produce una “infracción de las normas de la Organización Mundial de Comercio –OMC”. Fundamenta este argumento en el artículo 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, señalando que una violación de la mencionada norma implicaría asimismo, una violación de las obligaciones adquiridas por el Estado peruano en el ámbito internacional.

   • No existe semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto.

   El escrito de la demanda expone en este punto los criterios de registrabilidad conforme al artículo 131 del Decreto Legislativo 823. En este sentido, alega la diferencia entre los conjuntos literales en conflicto, las cuales el Tribunal del INDECOPI no tomó en consideración, violando así las disposiciones del Decreto Legislativo 823.

   “Existiendo diferencias en la letra central de ambos conjuntos literales, donde una letra “B” ocupa el lugar de una letra “P”, podemos señalar que tal desigualdad representa una diferencia substancial en marcas formadas por apenas tres letras (…)”. Asimismo, alega que en la resolución administrativa impugnada, como consecuencia de las infracciones a los...