PROCESO 078-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 078-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: NEUROFLEX (nominativa). Actor: sociedad AVENTIS PHARMA S.A. Proceso interno Nº 2002-00270.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 0495 de 17 de abril de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 21 de abril de 2006, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, adjunto al cual remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-00270.

El auto de 15 de junio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0495 complementados con los documentos incluidos en anexos, demuestran:

a) Partes en el proceso interno

Demandante: AVENTIS PHARMA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercer interesado: Sociedad CORDIS CORPORATION.

b) Hechos

El 23 de noviembre de 2000, la sociedad CORDIS CORPORATION solicitó el registro como marca del signo NEUROFLEX (nominativa) para distinguir aparatos médicos, particularmente accesorios, productos que pertenecen a la clase 10. (Clasificación Internacional de Niza, Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura). Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 499 de 26 de diciembre de 2000, no se presentaron oposiciones.

Por Resolución Nº 20320 de 26 de junio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca NEUROFLEX (nominativa) a favor de CORDIS CORPORATION para amparar productos de la Clase 10.

Sin embargo, la sociedad Hoechst Marion Roussel Inc., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra de la Resolución Nº 20320. La Jefe de Signos Distintivos por Resolución Nº 32128 de 28 de septiembre de 2001, dice que: “Teniendo en cuenta que el recurrente no presentó oposición dentro del trámite de registro de la marca Neuroflex para la clase 5 (sic) internacional, es decir, la sociedad recurrente no se hizo parte dentro del trámite de solicitud de registro de marca, dicha sociedad no tiene la calidad de interesado (…) para poder presentar los recursos de la vía gubernativa (…)”. Por lo tanto resuelve: “Rechazar el recurso de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución No. 20320 de 2001 (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad actora AVENTIS PHARMA S.A. solicita se declare nula la Resolución Nº 20320, aduciendo que con esta Resolución se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque “la misma afecta indebidamente el derecho que otorga a Aventis Pharma S.A.”, que cuenta con “(…) el registro de la marca NEUROFLAX Nº 105.823, otorgado para identificar todos los productos de la clase 5ª internacional”. En este sentido “(…) se suscita el riesgo para el consumidor de tomar un producto por otro, es decir, de confundirse al haber sido inducido en error”. Añade que “(…) para el caso de marcas destinadas a identificar PRODUCTOS FARMACEUTICOS como es el caso del signo previamente registrado NEUROFLAX, quien efectúa el análisis de confundibilidad tiene el deber de actuar con extremo rigor y cuidado, porque la confusión o riesgo de error que se deriva de la coexistencia de marcas confundibles, puede conllevar una lesión o quebrantamiento irremediable de la salud de una persona o inclusive su muerte”. Concluye diciendo, “(…) si la jefa de la División de Signos Distintivos hubiere efectuado el análisis de registrabilidad en cuestión y hubiese dado aplicación a tales criterios mediante el cotejo del signo solicitado frente a la marca NEUROFLAX, registrada con anterioridad, hubiera concluido que la marca NEUROFLEX no solo es similar sino confundible con la marca NEUROFLAX (…)”.

La actora se refiere a la confundibilidad a partir de una visión de conjunto de los signos, para encontrar los elementos caracterizantes de las denominaciones NEUROFLEX y NEUROFLAX. Dice de su marca NEUROFLAX que es una “-Marca conformada por una sola expresión. – Longitud de 9 letras.- El prefijo NEURO es un elemento caracterizante de la misma por la especial conceptualización que le otorga. – La desinencia FLAX es la de mayor impacto en el conjunto, por la pronunciación fuerte de la letra ‘X’ en idioma español cuando se encuentra al final de una palabra”. Señala similares elementos perceptibles para la marca NEUROFLEX y añade que “No posee ningún otro elemento adicional”.

La actora realiza un análisis doctrinario y jurisprudencial de la conexión competitiva y dice que: “(…) cualquiera que sea el criterio de vinculación que se aplique, EXISTE CONEXIDAD entre los productos de la clase 5 que ampara la marca NEUROFLAX y los productos que ampararía la marca NEUROFLEX en la clase 10 (…) los productos que cubren las marcas NEUROFLAX y NEUROFLEX , están destinados a un mismo tipo de consumidores, enfermos en general, pues tienen finalidades complementarias (…) resulta ajustado a la ley concluir que existe riesgo de que el público consumidor confunda los productos de la clase 5ª con los productos de la clase 10ª, identificados con marcas tan similares”. Porque “el tratamiento para el cual son recetados los productos farmacéuticos que cubre la marca NEUROFLAX en clase 5, es complementado en no pocos casos con aparatos médicos y especialmente accesorios de esta naturaleza, con el fin de que (sic) alcanzar la mayor eficiencia posible del mismo”. Y añade que en el contexto comercial, “(…) la situación que encuentran las personas para la adquisición de los productos en cuestión en el comercio, es que quien ofrece los productos farmacéuticos igualmente vende accesorios médicos necesarios para un correcto tratamiento de las enfermedades para las cuales son recetados los primeros”.

Asimismo dice que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. En el caso de la marca NEUROFLEX, esta reproduce en un 88% a la marca NEUROFLAX, puesto que “lo único que no reproduce la expresión NEUROFLEX de la marca NEUROFLAX, es la letra A que esta última incluye”. Al referirse al análisis de la similitud fonética sostiene “(…) al pronunciarse sucesiva y alternativamente las marcas NEUROFLEX y NEUROFLAX se escuchan casi iguales, como lo revela la simple lectura de las mismas (…)”.

En cuanto a la violación de los artículos 134, 135 literales a) y b) de la Decisión 486, señala que no cumple con los requisitos establecidos y carece de distintividad.

d) Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda dice que, con la emisión de la Resolución 20320, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos “(…) no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…) y en particular en lo relacionado con los artículos 134, 135 literal (sic) a) y b) y 136 literal a) de la mencionada Decisión”.

Manifiesta que de acuerdo a su base de datos, la expresión NEURO, para productos de la clase 5 se encuentra registrada como: “NEUROCOR, NEUROSAN, NEUROPLUS, NEURODORMO, NEUROINYECTOL, NEURONTIN, NEUROUVE, NEUROMED, NERUDOTROPIN, NEURO-15, NEUROFOR, NEUROFLAX”; en relación a la partícula FLEX, se encontraron los siguientes registros “UNIFLEX, ESTOMAFLEX, ELOFLEX, OMNIFLEX, TUSSIFLEX, BOVAFLEX, PIROFLEX” y con la expresión NEURO en la clase 10: “NEURONICA, NEUROCOR, NEURONIC”.

Argumenta que al “(…) efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el sufijo o prefijo NEURO que como ya se dijo es de uso común, y atendiendo a la sílaba tónica E, tenemos que aunque la marca solicitada está estructurada por 9 letras, diferenciándose en la vocal final de la desinencia de la palabra, la estructura visualmente se hace diferente y diferenciadora”. Respecto a la similitud fonética que alega el accionante, dice que para el caso concreto “las marcas NEUROFLEX Y NEUROFLAX, no tienen una sílaba tónica semejante o idéntica, por lo cual no hay semejanza entre ellas”.

Con relación a la conexión competitiva, considera que: “(…) el criterio que se debe aplicar en este caso es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor solicita. Un consumidor medio nunca podría tener acceso a este tipo de productos, sin antes tener una prescripción médica (…)”.

Finalmente, de acuerdo a la regla de especialidad, dice que: “(…) debe destacarse los productos para los cuales han...