PROCESO 85-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 85-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Signo “TERRA + GRÁFICO”. Actor: TERRA NETWORKS S.A. Proceso interno N° 2433-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2433-2003.

El auto de 21 de junio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 173-2006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: TERRA NETWORKS S.A.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú.

Tercero interesado: SANTILLANA S.A.

b) Hechos

El 23 de noviembre de 1999, TERRA NETWORKS S.A. (España) solicitó el registro como marca del signo TERRA y la figura básicamente trapezoidal con los lados y bordes redondeados para distinguir servicios de educación y esparcimiento de la Clase 41. (Clasificación Internacional de Niza, clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales). Reivindicó prioridad extranjera en base a la solicitud de registro Nº 2.261.488/5 presentada en España el 4 de octubre de 1999.

Una vez publicado el extracto de la solicitud, el 4 de febrero de 2000, Santillana S.A. (Perú) presentó observación al registro del signo solicitado con base en la titularidad de su marca TERRA registrada para distinguir productos de la Clase 16. (Clasificación Internacional de Niza, clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés).

Por Resolución Nº 6091-2000/OSD-INDECOPI de 22 de mayo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado. Contra dicha Resolución, el 7 de junio de 2000, TERRA NETWORKS S.A. interpuso recurso de apelación. El 17 de julio de 2000, SANTILLANA S.A. contestó la apelación.

Por Resolución 1227-2000/TPI-INDECOPI de 23 de octubre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 6091-2000/OSD-INDECOPI de 22 de mayo de 2000 y, en consecuencia DENEGAR el registro de la marca de producto (sic) constituida por la denominación TERRA y la figura básicamente trapezoidal con los lados y bordes redondeados; conforme al modelo solicitada (sic) por Terra Networks, S.A.”.

El 1 de febrero de 2001 se recibe, en la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, demanda contencioso administrativa presentada por TERRA NETWORKS S.A. contra la Resolución Nº 1227-2000-TPI/INDECOPI. El 22 de marzo de 2001 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI contesta la demanda. El 26 de marzo de 2001 el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales da contestación a la demanda. El 7 de mayo de 2001, recibido el 31 de mayo de 2001 SANTILLANA S.A. también dio contestación a la demanda.

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, por providencia de 25 de junio de 2003, declaró: “(…) INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por TERRA NETWORKS Sociedad Anónima (…)”. Contra dicha providencia, TERRA NETWORKS S.A. interpuso recurso de apelación.

Finalmente por Providencia de 27 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decide: “(…) Suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la comunidad (sic) Andina, respecto a la correcta interpretación del Literal (sic) a), del artículo 83 de la decisión (sic) 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) de la Decisión que regulan (sic) los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

Sobre la Resolución impugnada, en lo que se refiere a “que las empresas destinadas a la prestación de servicios educativos suelen imprimir y distribuir materiales didácticos para el desarrollo de sus funciones”, la actora dice que: “Esta afirmación incurre en un grave error, pues para establecer una supuesta vinculación entre las clases 41 y 16 sin hacer ningún análisis del mercado, ni señalar hechos ciertos, se afirma que estas empresas suelen imprimir materiales didácticos cuando los servicios de impresión corresponden a la clase 42 lo cual es diferente a los servicios de la clase 41 que son los que distingue la marca solicitada”. Respecto a los productos de la clase 16, también dice: “… que el hecho que puedan ser utilizados como objeto, medio o material no significa que sean competitivos como se indica erróneamente en la Resolución impugnada, pues los papeles de clase 16, son usados como necesarios en otras clases para brindar diversos servicios sin que por ello debamos afirmar que existe conexión competitiva, así tenemos que para brindar los servicios financieros y seguros de la clase 36 los papeles son necesarios para emitir las pólizas de seguros, cheques, guías, etc. En los servicios de transporte de clase 39, los papeles son necesarios para elaborar los boletos, pasajes, guías, en servicios de negocios y publicidad de clase 35 de la N.O. son necesarios para cartas de negocios, guías de negocios, publicidad (…) En el caso de servicios educativos el hecho que se puedan utilizar como complemento no implica una conexión competitiva (…)”. Dice que al hacer un análisis entre los productos y servicios que protegen ambos signos “(…) examinando la naturaleza de ellos, se advierte que las publicaciones impresas y papelería en general de la clase 16 que distingue la firma SANTILLANA S.A. son de diferente naturaleza que los servicios de educación y entretenimiento de la clase 41 de TERRA NETWORKS S.A., pues los productos de la clase 16 están constituidos por objetos de papel, materiales de fibra en forma de hojas flexibles que se utilizan para escribir, dibujar, envolver etc., lo cual es totalmente disímil de la naturaleza de los servicios de educación que son acciones (y no objetos) para preparar la inteligencia y el carácter de los seres para que vivan en sociedad”. Manifiesta que entre los signos en conflicto no existe “(…) conexión competitiva que pueda afectar su coexistencia en el mercado”.

Sostiene que “No existe identidad gráfica ni conceptual entre los signos”; sobre el tema y al referirse a la Resolución impugnada dice que “(…) si bien reconoce diferencias gráficas, no reconoce las diferencias conceptuales, pues no compara conceptualmente a ambos signos; sino se limita a afirmar el significado que tiene la palabra TERRA en el diccionario y la vincula a TIERRA”. También dice que “No se puede atribuir el mismo origen empresarial en ambos” toda vez que: “(…) el público en general, al ver el signo mixto solicitado (…) en el monitor de su computador, en las revistas o periódicos , en las cabinas de internet, en los documentos sobre INTERNET, o en cualquier parte, claramente identifica el origen de TERRA (…) tiene un claro y conocido origen empresarial que pertenece a TERRA NETWORKS S.A (…) En consecuencia no se da el supuesto del riesgo de confusión de atribuir al...