PROCESO 119-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 119-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d), 99 y 114 de la misma Decisión.

Actor: José Hernández Cevallos.

Marca: “ULTRA FLEX” (denominativa).

Expediente Interno N° 627-2004.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de junio de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: José Hernández Cevallos.

   La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: REVLON (SUISSE) S.A.

2. Actos demandados

   El señor José Augusto Hernández Cevallos, a través de apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 325-2001/TPI-INDECOPI, de 9 de abril de 2001, que confirmó la Resolución Nº 9675-2000/OSD-INDECOPI, de 16 de agosto de 2000, la cual declaró fundada la observación formulada por REVLON (SUISSE) S.A., de Suiza y, en consecuencia, denegó el registro de la marca de producto “ULTRA FLEX”, solicitada por José Hernández Cevallos.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 16 de abril de 1999, el señor José Hernández Cevallos solicitó el registro del signo “ULTRA FLEX”, para distinguir perfumería y todos los demás productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, ante el requerimiento de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, el demandante precisó que los productos a distinguir con el signo solicitado eran jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentríficos.

2. La empresa REVLON (SUISSE) S.A. presentó observación a la solicitud de registro mencionada, manifestando ser titular de las marcas “FLEX” y “REVLON FLEX”, ambas registradas en la misma clase de la Nomenclatura Oficial, con las cuales resultaría confundible el signo solicitado. Invocó, asimismo, la supuesta notoriedad de su marca “FLEX”.

3. El 16 de agosto de 2000, la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 9675-2000/OSD-INDECOPI, la cual declaró fundada la observación formulada y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.

   La Oficina de Signos Distintivos consideró que si bien no se había acreditado la notoriedad de la marca “FLEX”, el signo solicitado (“ULTRA FLEX”) al estar conformado por una partícula descriptiva (ULTRA), podría ser percibido tan sólo como una variación de la marca “FLEX” para distinguir una nueva línea de productos de mejor calidad, generándose así la posibilidad de que el consumidor asocie a ambos signos como provenientes de un mismo origen empresarial.

4. El 18 de septiembre de 2000, el demandante interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada.

5. El 9 de abril de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 325-2001/TPI-INDECOPI, la cual confirmó la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos, y denegó el registro del signo “ULTRA FLEX” para distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentríficos, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Consideró que, atendiendo al carácter descriptivo del término “ULTRA”, el hecho de que los signos en conflicto compartan la partícula “FLEX”, podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada y viceversa, produciendo, por ello, un riesgo de confusión indirecto en la medida que el público podría pensar que los productos tienen el mismo origen empresarial.

   En consecuencia, el Tribunal de INDECOPI consideró que el signo solicitado por el demandante se encuentra incurso en la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no siendo procedente acceder a su registro.

6. El señor José Hernández Cevallos interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas.

7. El 24 de octubre de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia en la cual declaró infundada la demanda contencioso administrativa referida.

8. El señor José Hernández Cevallos interpuso recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de octubre de 2003.

9. El 8 de marzo de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del “artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 que regula los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial” – Decisión 344 (…)”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      El señor José Hernández Cevallos presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

      Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Manifiesta que ha sido creador de la marca de producto “ULTRA FLEX” para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional, y que el 3 de abril de 1981 la mencionada marca fue concedida a su nombre por la Autoridad Nacional Competente. Afirma que se renovó esa marca por resolución de 11 de noviembre de 1986 hasta el 3 de abril de 1991.

      Asimismo, señala que el 13 de enero de 1982, la Dirección General de Gobierno expide la autorización a LABORATORIOS JOHESA S.A., representada por el actor, para efectuar a nivel nacional una promoción de ventas –canje de productos identificados con la marca “ULTRA FLEX”-.

      Afirma que, al estar vigentes las marcas “ULTRA FLEX” y “SUPER FLEX”, el 6 de noviembre de 1987 se le otorgó el lema comercial “BESA SIN TEMOR”, para promociones relacionadas con cremas dentríficas, artículos de tocador y cosméticos en general y todos los demás productos de la Clase 3; y, que con fecha 4 de junio de 1991, el actor solicitó nuevamente el registro de su marca, y que, por circunstancias no imputables a su persona, el expediente ha sido extraviado por el INDECOPI, lo cual impidió que pudiese válidamente ejercer su derecho de renovación.

      Afirma que la resolución de segunda instancia de la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI no está arreglada a los hechos ni al derecho, toda vez que “ha dejado de pronunciarse acerca de la mayor antigüedad de nuestra marca”.

      Asimismo, observa que “La Sala no ha tomado en consideración que mi marca ‘ULTRA FLEX’ y las marcas opositoras ‘REVLON FLEX’ y ‘FLEX’ han coexistido pacíficamente durante largos años sin generar riesgo de confusión alguno en el público consumidor, y que si bien es cierto mi marca caducó, esto se debió a la inacción de la propia administración (…)”.

      Finalmente, señala, en relación a la solicitud de registro del signo “ULTRA FLEX” de 4 de junio de 1991, “estuve esperando el pronunciamiento de la Autoridad Administrativa, el mismo que nunca se produjo, toda vez que se me informó que el expediente se había extraviado”.

   3. Contestación a la demanda

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, da contestación a la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.

      En las conclusiones de su contestación manifiesta:

      1. El demandante, al no solicitar la renovación de la marca ‘ULTRA FLEX’ dentro del plazo legal, permitió que su derecho caducara en el año 1991, no teniendo ningún derecho de exclusiva sobre dicho signo al momento de presentar la nueva solicitud de registro de marca que origina la resolución impugnada.

      2. El elemento predominante en la marca solicitada por el demandante es el término ‘FLEX’, porque el término ‘ULTRA’, de acuerdo al Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, se usa como una partícula inseparable antepuesta a algunos adjetivos con el significado de excesivo o extremo (Ejm. Ultraligero, ultraliviano, etc.), por lo que resulta ser un término descriptivo de los productos que pretende distinguir.

      3. Aun (sic) cuando el público logre recordar y distinguir que se trata de signos diferentes, al compartir la partícula ‘FLEX’, único término distintivo en los signos en conflicto, ello podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada y viceversa y producir un riesgo de confusión indirecto en la medida que el público podría pensar que los productos tienen el mismo origen empresarial.

      4. La...