PROCESO 74-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 74-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 del la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio de los artículos 81, 82, literales a) y d) de la mencionada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 558-2004. Actor: Sociedad PARIS PREMIERE. Marca: “PARIS PREMIERE (mixta)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 31 de mayo de 2006.

1. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad PARIS PREMIERE

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

Tercero interesado: Sociedad ADMIRAL S.A.

2. datos RELEVANTES.

1 Hechos:

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad PARIS PREMIERE solicitó el 15 de marzo de 2000, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca PARIS PREMIERE (mixta) para amparar servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 102601-2000. El signo solicitado se representa de la siguiente manera:

2. En la debida oportunidad legal, la sociedad HACHETTE FILIPACCHI PRESSE formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de la marca mixta PREMIERE, registrada para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Su representación gráfica es la siguiente:

3. La Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, mediante Resolución N° 012680-2000/OSD-INDECOPI de 17 de octubre de 2000, declaró infundada la observación formulada por la sociedad HACHETTE FILIPACCHI PRESSE y denegó el registro como marca del signo mixto PARIS PREMIERE, ya que consideró que el signo solicitado era similar, a punto de causar confusión en el público consumidor, con la marca mixta PARIS para amparar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica de la marca mixta PARIS es la siguiente:

4. El 15 de noviembre de 2000, la sociedad PARIS PREMIERE interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 012680-2000/OSD-INDECOPI de 17 de octubre de 2000.

5. La Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 766-2001/TPI-INDECOPI de 15 de junio de 2001, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada.

6. El 9 de agosto de 2001, la sociedad PARIS PREMIERE, mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de impugnación de resolución administrativa, solicitando la ineficacia de la Resolución N° 766-2001/TPI-INDECOPI de 15 de junio de 2001.

7. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia de 21 de octubre de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta.

8. La sociedad PARIS PREMIERE, mediante escrito radicado el 2 de octubre de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La actora fundamenta su demanda en los siguientes argumentos:

1. Los signos en conflicto presentan elementos que les otorgan suficiente distintividad. En relación con la marca mixta PARIS, el término PARIS se encuentra escrito en letras características, siendo la letra A reemplazada por la Torre Eiffel. Por su parte, el signo solicitado está conformado por los términos PARIS PREMIERE escritos en letras características, dentro de dos rectángulos de color naranja y negro, lo cual le otorga suficiente distintividad.

2. El consumidor medio no sólo apreciará el término PARIS en los signos en conflicto, sino que tendrá en cuenta todos y cada uno de sus elementos. No tener en cuenta ello, sería menospreciar la capacidad de análisis de los consumidores, sobre todo tratándose de servicios de la clase 41, en donde por lo general son muy cuidadosos.

3. El término PARIS, conocido por la mayoría del público como la capital de Francia, podría sugerir que los servicios distinguidos por los signos en conflicto provienen de empresas francesas, pero no inducir a pensar que son servicios que tienen un mismo origen empresarial o que entre las empresas existe algún tipo de nexo comercial.

4. Como se dijo anteriormente, los signos en conflicto tienen elementos figurativos importantes que les otorgan distintividad. Por lo tanto, es razonable suponer que el público percibirá claramente los elementos figurativos de los signos y, en consecuencia, estará en capacidad de diferenciarlos claramente en el mercado.

5. El argumento utilizado por el INDECOPI consistente en que el término PREMIERE evoca servicios de primera clase y , en consecuencia, podría inducir al público a pensar que el signo solicitado distingue un nuevo rubro de servicios, no es del todo correcto, ya que el término PREMIERE no tiene un solo significado. En efecto, entre los múltiples significados se encuentran el estreno de una película o una obra teatral, el empleado de mayor rango en una tienda de ropa, etc.

6. El signo PARIS PREMIERE evocará en el público usuario los servicios que en realidad presta, como son estreno de películas, filmaciones, grabaciones videográficas, entre otros.

7. La mayoría del público consumidor no estaría en capacidad de otorgarle un significado al término PREMIERE, ya que en Perú se habla el idioma castellano y, en consecuencia, este término será considerado como de fantasía.

8. El término PREMIERE le otorga distintividad al signo solicitado, lo que resultaría ser un elemento importante en la impresión en conjunto.

9. El signo solicitado coincide con la denominación social de la empresa PARIS PREMIERE, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Empresas de Francia.

10. Los signos en conflicto distinguen servicios distintos a pesar de encontrarse en la misma clase. En tal sentido, si bien los servicios señalados se encuentran incluidos en una misma clase, es decir, la 41, no son servicios vinculados y, en consecuencia no existirá riesgo de confusión.

11. El INDECOPI ha hecho caso omiso a su propia jurisprudencia en relación con casos muy similares al presente.

    3. La contestación a la demanda.

    a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi de la República de Perú

    El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

    • El sólo hecho de que dos marcas posean una serie de elementos gráficos, fonéticos, conceptuales que al conjunto de cada uno de ellas les haga diferente, no erradica la posibilidad de confusión entre las mismas.

    En esta línea, y para el caso particular, el Tribunal del INDECOPI al efectuar el análisis de registrabilidad correspondiente, determinó que respecto de los signos en litis no se iba a producir un riesgo de confusión directo en el público consumidor, sino un riesgo de confusión indirecto; En efecto, se determinó que aún cuando el público consumidor logre recordar y distinguir que se trata de signos diferentes, el hecho de que exista identidad entre los servicios a que se refieren los signos, el hecho de que comparten el término PARIS, y de que el signo solicitado incluye el término PREMIERE que alude a servicios de primera clase, podría inducir a que el público consumidor piense que se está distinguiendo un nuevo rubro de lo servicios de la marca registrada o que existe relación comercial entre las empresas titulares de los signos.

    • La definición del vocablo PREMIERE no ha sido un elemento determinante en el sentido de la Resolución, ya que se realizó un análisis integral entre los signos, tomando en consideración no sólo el elemento conceptual de los signos, sino una serie de elementos o criterios adicionales.

    • La definición que se ha tomado del término PREMIERE es la que aparece consignada en el diccionario.

    • El concepto de marca es distinto del de razón o denominación social. Son de diferente naturaleza y se encuentran reguladas por leyes especiales.

    • El argumento de que los signos en conflicto distinguen servicios diferentes, aunque se encuentren en la misma clase es falso. En la descripción de servicios efectuada por la actora en su solicitud de registro, culmina el listado con la frase “y demás servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial”.

    • El análisis de registrabilidad de una marca es una facultad discrecional de la autoridad administrativa, la cual se encuentra obligada a verificar si la marca cumple con los requisitos para acceder al registro y si se encuentra o no dentro de los supuestos de prohibición establecidos en la legislación marcaria. Las anteriores Resoluciones no son precedentes de obligatoria observancia.

1. Por parte del tercero interesado.

   La sociedad ADMIRAL...