PROCESO 55-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 55-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), 93 y 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 95 y 144 de la misma Decisión.

Actor: sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

Marca: “LÍDER” (mixta)

Expediente Interno N° 2003-00116-01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 3 de marzo de 2006, ha sido estructurada con base a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por lo que se admitió a trámite por auto de 31 de marzo de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

   La parte demandada es la Nación Colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio.

   Se considera tercero interesado a la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA a través de apoderada, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

1. Resolución Nº 2602, de 30 de enero de 2002, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición formulada por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA; y, concedió el registro del signo “LÍDER” (mixto) solicitado por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Resolución Nº 24369, de 30 de julio de 2002, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 2602.

3. Resolución Nº 32926, de 16 de octubre de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma dependencia resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución inicial Nº 2002, quedando así agotada la vía gubernativa.

   Solicita, adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos la cancelación del certificado de registro concedido.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados por el consultante se encuentran los siguientes:

   1. El 23 de abril de 1999 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca LÍDER (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza;

   2. El 26 de mayo de 1999 se surtió la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 478;

   3. “TABACALERA ANDINA S.A. TANASA formuló observación por similitud con la (sic) marcas LÍDER y LÍDER (Mixta) Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas en Ecuador bajo el Certificado 6510-87, de las cuales es titular”;

   4. “Mediante Resolución 2602 del 30 de enero del 2002 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA y concedió a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. el registro de la marca LÍDER (Mixta) para distinguir ‘tabaco; artículos para fumadores; cerillas’ comprendidos en la Clase 34 … Al decidir se omitió tener en cuenta las pruebas aportadas en la oposición por considerarlas extemporáneas”;

   5. “Mediante Resolución 24369 del 30 de julio de 2002 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 2602 de 30 de enero de 2002 y concedió el recurso de apelación. Asimismo, por Resolución 32926 de 16 de octubre de 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión de conceder el registro de la marca LÍDER (Mixta) en favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. El Superintendente consideró que la marca solicitada cumplía con los requisitos de registrabilidad establecidos en la normativa andina, pues hacía sólo una serie de variaciones (elemento gráfico accesorio sin fuerza expresiva) que en nada afectaban la impresión generada en el comercio sobre la marca LÍDER que distingue productos de la Clase 34 (…) registrada a favor de la solicitante, y sobre la cual se predicaban ciertos derechos adquiridos”.

      En la demanda presentada por la apoderada de la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA se alega:

   1. “Con memorial del 2 de Agosto de 1999 se presentaron como fundamento de las observaciones, los registros Ecuatorianos debidamente legalizados Nº 51 para la marca LIDER en la clase 34, y 6510-87 para la marca LIDER (mixta) en el Ecuador, con sus respectivas constancias de renovación y vigencia”; y que “Mediante oficio Nº 01439 de 23 de marzo de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, admitió a trámite la oposición presentada y que se menciona en el punto 2, ya que ‘reúne los requisitos formales exigidos por la ley al momento de su presentación’ y otorga un término de 30 días a (sic) soliciante (sic) para hacer valer sus argumentaciones y presentar pruebas”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      La sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. domiciliada en la ciudad de Quito, Ecuador, presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente.

      El consultante informa que la actora denuncia la violación de “los artículos 136 (literal a) de la Decisión 486; 83, 93 y 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…)”, ya que “Los actos acusados adolecen de falsa motivación, pues concedieron el registro de una marca pasando por alto que existía una idéntica cuya protección resultaba forzosa para la entidad que los profirió”; que “En la oposición se probó que desde el 17 de junio de 1987 el cuadrado rojo enmarcado se encuentra registrado en Ecuador bajo el Nº 6510-87 con la denominación LÍDER a favor de TABACALERA ANDINA S.A. TANASA para distinguir productos de la clase 34 (…). Este registro es aún anterior a la marca original LÍDER registrada en Colombia a favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. el 9 de diciembre de 1988”; que “La Administración no tuvo en cuenta las pruebas aportadas al trámite por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA porque fueron allegadas extemporáneamente, luego de radicar la oposición. Sin embargo, no existe norma alguna que exija presentarlas con el escrito inicial y menos una que indique que las presentadas posteriormente no puedan ser analizadas”; que “Los actos acusados argumentan que la solicitante es titular en Colombia del certificado de registro Nº 125580 de la marca LÍDER que distingue productos de la clase 34 (…) y que la marca LÍDER (Mixta) constituye una variación que en nada afecta la impresión que genera en el comercio, en tanto su única novedad la constituye un elemento gráfico accesorio”; que “Teniendo en cuenta lo que la jurisprudencia ha definido como elementos sustanciales o accesorios de una marca, debe concluirse que el signo registrado difiere sustancialmente de la marca LÍDER previamente registrada a favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y descarta que se pudiera alegar derechos adquiridos, pues éstos versan sobre la marca registrada y no sobre una distinta que haya sufrido modificaciones. Son sustanciales todos los cambios en los elementos esenciales del signo, esto es, la denominación, el gráfico, la ampliación de los productos que está llamada a amparar, el cambio de clase, etc. Por lo tanto, la modificación introducida a la marca LÍDER constituía una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial del registro, a observaciones y a la pérdida de su derecho de prioridad”; que “Los derechos adquiridos no existían, pues era evidente que la nueva etiqueta solicitada cambiaba el gráfico y reivindicaba los colores. El derecho de uso exclusivo de la marca se deriva únicamente del registro y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. no lo poseía respecto del nuevo signo. En consecuencia, los actos acusados le otorgaron un nuevo derecho. Si los elementos agregados a la etiqueta fueran simplemente accesorios, la solicitante no se habría puesto en la tarea de solicitar un nuevo registro”.

      Según el consultante, del texto de la demanda se infiere, a la luz del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que “(…) tiene legítimo interés para presentar observaciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esta marca en cualquiera de los países miembros”; que “La actora es titular prioritaria del signo que justamente reivindica el gráfico confundible con el acompañado de la denominación LÍDER registrado por la Superintendencia de Industria y Comercio a favor de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. La similitud de ambos signos que distinguen los productos de la clase 34 (…) es susceptible de inducir a error al público consumidor respecto de los productos...