PROCESO 066-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 066-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal b) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 89 de la misma Decisión. Marca: DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA. Actor: PFIZER INC. Proceso interno Nº 2022-2004.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 127-2006-SCS-CS de 23 de marzo de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 7 de abril de 2006, por el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales b) y c) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2022-2004.

La providencia de 27 de diciembre de 2005, en la que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dice que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto a la correcta interpretación de los artículos 81, 82 incisos b) y c), y 83 inciso a) de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de este dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial (…)”.

El auto de 31 de mayo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 127-2006-SCS-CS complementados con los documentos incluidos en anexos que demuestran:

a) Partes en el proceso interno

Demandante: PFIZER INC. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú– INDECOPI, Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Tercero Interesado: FARMINDUSTRIA S.A. (Perú).

b) Hechos

El 20 de julio de 1998, Pfizer Inc., solicitó el registro como marca del “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA”, para distinguir productos farmacéuticos y todos los demás de la Clase 05 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza. Clase 05: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas).

El 29 de septiembre de 1998, Farmindustria S.A. (Perú) presentó observación a la solicitud de registro en mención, sosteniendo que es titular de diversas marcas de la Clase 5 y que el signo solicitado constituye una forma usual de presentación de los productos a distinguir, careciendo de carácter distintivo para su registro.

El 5 de noviembre de 1998, Pfizer Inc., presentó un escrito señalando que “modificaban la solicitud de registro para distinguir exclusivamente ‘una presentación de tableta conteniendo sildenafil’” para distinguir, también productos de la Clase 5. Al respecto, la Oficina de Signos Distintivos, mediante proveído tuvo presente la modificación efectuada por el solicitante, en tanto se consideró que la limitación de productos realizada no constituía una modificación sustancial ni alteraba los elementos principales del signo solicitado.

Por Resolución Nº 13258-1999/OSD-INDECOPI de 30 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró “INFUNDADA la observación formulada por FARMINDUSTRIA S.A. de Perú, y (…) DENEGAR el registro de la marca de producto solicitada por PFIZER INC. (…)”. Fundamentando que: “(…) los producto (sic) que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos dentro de los productos de la clase 05 de la clasificación Internacional que distingue el signo registrado. En tal sentido, atendiendo a que se trata de algunos de los mismos productos, la Oficina considera que se incrementa el riesgo de confusión (…)” que “(…) el signo solicitado está compuesto por la representación tridimensional de una tableta de color azul acero, por su parte, la marca registrada está compuesta a su vez por el diseño tridimensional de una tableta, sin reivindicar colores” que “(…) realizado el examen comparativo de los signos en cuestión, se aprecia que la configuración que presenta cada uno de ellos suscita una impresión visual de conjunto muy similar, pues el signo solicitado se presenta en una forma y dimensión semejante en relación al signo registrado (…). En consecuencia, vistos los signos en su conjunto y en forma sucesiva, se determina que éstos son similares al grado de inducir a error y confusión al público consumidor, confusión que se ve agravada por la naturaleza de los productos de que se trata (productos farmacéuticos), pues un error de este tipo podría generar graves consecuencias en la salud de los consumidores”.

El 20 de diciembre de 1999, Pfizer Inc., interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en cuestión no son confundibles. Dicho recurso fue resuelto por Resolución Nº 930-2000/TPI- INDECOPI de 23 de agosto de 2000 en la cual el Tribunal del INDECOPI decidió: “(…) CONFIRMAR la Resolución Nº 13258-1999-OSD-INDECOPI de 30 de noviembre de 1999 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el diseño tridimensional de una píldora de color azul acero en vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva, conforme al facsímil solicitado por Pfizer Inc., reformando la resolución apelada en sus fundamentos”.

Con fecha 8 de noviembre de 2000, PFIZER INC., presenta demanda Contencioso Administrativa, solicitando a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declare la ineficacia de la Resolución 930-2000/TPI-INDECOPI. El 19 de diciembre de 2000 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, da contestación a la demanda. Con fecha 3 de septiembre de 2001, PFIZER S.A., pide ante la misma Sala Civil, que se solicite interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El 30 de octubre de 2001, FARMINDUSTRIA, al contestar la demanda como tercero interesado, dice “(…) no vamos a negar ni contradecir los argumentos expuestos por la empresa demandante, quedando en todo caso sujetos a lo que se actúe y resuelva definitivamente en el proceso”. El 20 de diciembre de 2000 el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda.

Mediante Dictamen 290-2002-FCS-MP de 18 de septiembre de 2002 el Misterio Público opina que “(…) se declare INFUNDADA la demanda incoada por (…) PFIZER INC. contra el (…) INDECOPI, el Procurador encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y Farmindustria Sociedad Anónima (…)”.

Por providencia de 8 de septiembre de 2004, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, declara: “(…) INFUNDADA la demanda interpuesta (…) por Pfizer Inc, contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI y otro (…)”. Contra dicha providencia, el 13 de octubre de 2004 Pfizer Inc., presentó recurso de apelación, el cual, después de nueva opinión del Ministerio Público en sentido de que la Resolución recurrida “(…) se CONFIRME”, la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el 6 de diciembre de 2005, dispone: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto a la correcta interpretación de los artículos 81, 82 incisos b) y c), y 83 inciso a) de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de este dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora, basándose en el Decreto Legislativo 823, sostiene en su demanda que la marca solicitada es distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica con lo que cumple con los requisitos para ser registrada; dicho Decreto permite el registro de “las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no usual del producto...