PROCESO 80-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 80-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales a) y h); 83, literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Y de oficio el literal e) del artículo 83 y el artículo 84, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador. Expediente interno N° 379-99-LM. Actor: Sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA. Marca: “TOSTY JELLY (mixta)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República de Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 31 de mayo de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA

Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Tercero interesado: ING. RAMIRO CADENA Y DRA. ZELIDEK CADENA

2. datos RELEVANTES.

1. Los hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y del acto impugnado, se encuentran los siguientes:

   1. Los señores Ramiro Cadena y Zelidek Cadena solicitaron el 17 de mayo de 1996 el registro del signo mixto TOSTY JELLY, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; trámite al cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 67715/96. La representación gráfica del signo solicitado es la siguiente:

   2. La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA presentó observaciones al registro del signo mixto TOSTY JELLY con base en las siguientes marcas:

      • TOSTY, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • TOSTITOS, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • TOSTITOS y logotipo, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 0969354 del 13 de abril de 1999, resolvió rechazar la observación y conceder el registro de la marca mixta TOSTY JELLY.

      d. La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA, el 16 de agosto de 1999 presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos:

   1. El signo mixto TOSTY JELLY no es distintivo en relación con las marcas TOSTY y TOSTITOS de propiedad de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA. En consecuencia, su registro se otorgó en contravención de los artículos 82, literales a) y h), y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   2. De coexistir en el mercado los productos amparados por las marcas en conflicto, se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, ya que dichos signos poseen una semejanza tal que son capaces de inducir al público consumidor a error.

   3. El elemento predominante en el signo mixto TOSTY JELLY es el denominativo, ya que su parte gráfica, además de tener reducidas dimensiones, no evoca concepto alguno que pueda servir para identificar los productos.

      d. Aplicando los criterios adoptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se tiene que la palabra clave dentro del elemento denominativo es TOSTY. Es decir, es la palabra con mayor caracterización o fuerza distintiva. Además, de la observación gráfica del signo se evidencia que la palabra TOSTY predomina en el conjunto marcario.

   5. Entre el signo solicitado y la marca TOSTY de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA existe una evidente identidad.

   6. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA posee una familia de marcas en la que predomina la palabra TOSTY. Por lo tanto, la concesión de registro del signo TOSTY JELLY ocasiona un daño irreparable a INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EUATORIANAS S.A. INALECSA, así como confusión tanto en el público como en los medios comerciales, quienes son inducidos a creer que la marca TOSTY JELLY es una variación de la línea de marcas de propiedad de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA.

   7. Las marcas TOSTY y TOSTITOS de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA son notoriamente conocidas en Ecuador y, en consecuencia, se exige que el cotejo marcario sea muy estricto. Por tal razón, la Resolución impugnada violó el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

   8. La Resolución Administrativa tampoco se encuentra debidamente motivada, violando con esto el artículo 95 de la Decisión 344.

3. La contestación a la demanda.

   a. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

   Según el informe del Juez Consultante, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contestó la demanda con las siguientes excepciones:

   Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho. Legitimidad del acto administrativo impugnado.

   b. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial

   Según el informe del Juez Consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda con las siguientes excepciones:

   a) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   b) Legitimidad del Acto Administrativo.

   c) Improcedencia de la demanda.

   d) Caducidad y prescripción.

   e) Falta de derecho del actor

   .

   c. Por parte de los terceros interesados en el proceso.

   Según el informe del Juez Consultante, “Ramiro Cadena y Zelidek Cadena, no obstante haber sido legalmente citados, no han contestado la demanda, ni comparecido al proceso”.

   II. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81; 82, literales a) y h), 83, literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Se interpretarán, los artículos 81; 82, literal a), 83, literales a) y d) y 95 de la Decisión 344, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo mixto TOSTY JELLY.

   Así mismo se interpretará de oficio el literal e) del artículo 83 y el artículo 84 de la mencionada Decisión, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No se interpretará el artículo 82, literal h), ya que no es procedente al caso bajo estudio.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISION 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de...