PROCESO 61-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 61-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 82, literal b), de la misma Decisión. Signo tridimensional “ENVASE”. Actor: JOHNSON & JOHNSON. Proceso interno N° 497-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 81 y 82 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 497-2003.

El auto de 24 de mayo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 111-2006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: JOHNSON & JOHNSON.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú.

b) Hechos

El 17 de mayo de 1996, la sociedad JOHNSON & JOHNSON, solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de “(…) la marca de producto constituido por el envase característico (…)”, para distinguir talcos, productos de tocador en general y todos los demás productos de la clase 3 (Clasificación Internacional de Niza, Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos). El 10 de septiembre de 1996, la FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. formuló observaciones con base en el registro de su marca “PERSONAL CARE” también de la Clase 3.

Mediante Resolución 016716-96-INDECOPI/OSD de 20 de diciembre de 1996, se resolvió “Declarar INFUNDADA la observación formulada por FABRICA (sic) DE ACCESORIOS ELECTRONICOS (sic) S.A., de Perú, y en consecuencia INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de JOHNSON & JOHNSON, (…) el registro de la marca de producto constituida por el envase característico (…) para distinguir talcos, productos de tocador en general y todos los demás productos de la clase 03 de la Nomenclatura Oficial, quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente resolución”.

Contra dicha Resolución, el 23 de enero de 1997, FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución Nº 1146-1999/TPI-INDECOPI, del 20 de septiembre de 1999, en que se decidió: “REVOCAR la Resolución Nº 16716-96-INDECOPI/OSD (…) y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el envase característico (…) solicitado por JOHNSON & JOHNSON”.

El 22 de diciembre de 1999, JOHNSON & JOHNSON interpone demanda de impugnación de la Resolución administrativa Nº 1146-1999/TPI-INDECOPI. El 6 de abril de 2000, el INDECOPI da contestación a la demanda. El 7 de abril de 2000, el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, también da contestación a la demanda.

Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2002, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, declara “INFUNDADA la demanda de fojas cincuenta; en los seguidos por Johnson & Johnson con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (…)”. Contra dicha sentencia, el 6 de enero de 2003, JOHNSON & JOHNSON interpone recurso de apelación.

El 30 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dispone: “(…) suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación de los artículos 81 y 82 incisos c) (sic) que regula los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”, razones por las cuales “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora indica que es propietaria de las marcas: “Envase en forma de prisma rectangular (…) para distinguir productos de la Clase 3 (…). Envase característico con la denominación JONSON’S (sic) BABY escrita en letras características y la denominación CLINICALLY MILDNESS PROVEN (…) para distinguir productos de tocador y cosméticos y todos los demás productos de la Clase 3 (…). Envase característico, para distinguir talcos medicados, productos medicinales e higiénicos; y todos los demás productos de la Clase 5 (…). Diseño Industrial para modelo de botella y tapa combinados (…)”.

También indica que “si idéntico envase característico ya ha sido registrado en la Clase 5 a favor de mi mandante Johnson & Johnson, precisamente porque reúne los requisitos de ley, no existe motivo justificado para que el mismo envase característico, no sea registrado en la Clase 3, también a nombre de Johnson & Johnson (…). Que, si de otro lado, el envase característico solicitado...