PROCESO 65-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 65-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales a), d) y e); y de oficio el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 1944-03. Actor: TEXACO INC. Nombre comercial: FOOD MART.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de mayo de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: Sociedad TEXACO INC.

   Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES - MITINCI.

   INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. DE LA REPÚBLICA DE PERÚ

   Tercero interesado: Sociedad FOOD MART S.R. LTD.

   2. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad FOOD MART S.R. LTD solicitó el 25 de abril de 1996, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del nombre comercial FOOD MART en relación con productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9034 - 1996.

      2. El Indecopi, mediante Resolución N° 014369-96 del 11 de noviembre de 1996, concedió el registro del nombre comercial FOOD MART en relación con productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad FOOD MART S.R LTD. Le fue asignado el certificado N° 1876.

      3. La sociedad TEXACO INC. solicitó el 6 de febrero de 1997, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la nulidad del registro del nombre comercial FOOD MART.

      4. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 11200-97 del 29 de agosto de 1997, declaró infundada la solicitud de nulidad interpuesta por la sociedad TEXACO INC.

      5. El 23 de septiembre de 1997, la sociedad TEXACO INC. interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 11200-97 del 29 de agosto de 1997.

      6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 055 - 1999 del 22 de enero de 1999, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada.

      7. El 11 de mayo de1999, la sociedad TEXACO INC., mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez e ineficacia de las Resoluciones N° 11200 - 97 del 29 de agosto de 1997 y 055 - 1999 de 22 de enero de 1999.

      8. La Sala Civil de Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 5 de junio de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta.

      9. La sociedad TEXACO INC., mediante escrito radicado el 9 de julio de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

   2. Fundamentos de la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 81 y 82, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones:

      1. La denominación FOOD MART, de origen inglés, traduce “tienda de alimentos”.

      2. Las denominaciones FOOD Y MART no son suficientemente distintivas para ser adoptadas como marcas o nombres comerciales, ya que son compartidas por diversos signos registrados para distinguir productos, servicios o actividades económicas en diversas clases: 42, 25, 29, 35, 24, 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Como ejemplos se encuentran, entre otras, las siguientes marcas registradas: K MART, MOBIL MART, PETSMART Y DISEÑO, WAL-MART, MARTEX, HOME MART, MOVISMART, PAGEMART, ALITHUFOODS, ANDES FOOD, AQUINITO´S FOODS, BABY FOOD, BON LAC FOOD, CARGILL FOODS, D´ANY FOODS, D´AQUINO FOODS, FOODPAK, GREEN FOOD, INCA´S FOOD, INFOOD FINANCE ERU S.A., NATURAL FOOD FROM THE INKA´S LAND, NESTLE FOOD SERVICES, NESTLE FOOD SERVICES, ETC.

      3. En relación con la comercialización de alimentos de la clase 32, como por ejemplo los zumos de fruta, el agua mineral, y las bebidas no alcohólicas, la frase FOOD MART, “tienda de alimentos”, no es suficientemente distintiva ya que resulta evidentemente genérica.

   3. La contestación a la demanda.

      1. Por parte del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi.

         El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

         • La denominación FOOD MART no es apreciada por el consumidor nacional como un término que designe productos incluidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ni la comercialización de los mismos, ya que su significado en español no es comúnmente conocido por el consumidor medio, para quien dicho término será percibido como de fantasía y asociado con algún origen inglés.

         • Si el consumidor medio, en relación con la denominación FOOD MART, se pregunta ¿qué es?, no respondería necesaria y espontáneamente que es una tienda donde se comercializan productos de la Clase 32.

         Muy diferente sería el caso con las palabras SANDWICH o BOUTIQUE , que ante la misma pregunta, el consumidor medio respondería de manera acorde a la definición del diccionario, ya que son términos ampliamente difundidos y conocidos por el público.

         • Por lo anteriormente expuesto, la expresión FOOD MART no es una denominación genérica en relación con los productos de la Clase 32 y, en consecuencia, las Resoluciones impugnadas no son nulas.

      2. Por parte Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República de Perú.

         El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

         • La expresión FOOD MART no es genérica en relación con los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que aunque dicha expresión signifique en español “tienda de alimentos”, el consumidor nacional no la asocia con dicho significado y, por consiguiente, lo toma como un término de fantasía de origen inglés.

         • En consecuencia, las Resoluciones impugnadas son correctas y se encuentran conforme a derecho.

      3. Contestación por parte del tercero interesado.

         La sociedad FOOD MART S.R. LTD., tercera interesada en las resultas del proceso, se opone a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

         • La denominación FOOD MART no es la única que significa “pequeños comercios de alimentos o abarrotes”. Hay otras como GROCERY STORE, SHOP, o MARKET que tienen ese mismo significado.

         • Cada uno de los productos detallados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza tiene su denominación genérica en inglés: SODA, SODA WATER, BEER, JUICE, etc. Lo anterior es ampliamente conocido por el consumidor nacional.

         • Los signos genéricos no sólo se analizan a partir de criterios gramaticales o etimológicos. Por lo tanto, no se puede pretender agrupar mediante la yuxtaposición de nombres, actividades económicas que no están comprendidas dentro del significado común y corriente en las actividades comerciales del país, o en la mentalidad del consumidor promedio.

         • Por tal motivo, el INDECOPI, tal y como se desprende de la Resolución impugnada N° 055-1999, procedió a realizar las averiguaciones pertinentes con el objetivo de determinar si los agentes económicos involucrados, en especial los consumidores, entienden que la denominación FOOD MART designa productos de la clase 32.

         Determinó, entonces, que en el consumidor medio existe total desconocimiento del significado en español de FOOD MART, ya que no existe en el mercado publicidad, propaganda o servicio que se asocie con dicha denominación

   4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA del 5 de junio de 2003, PROFERIDA POR LA SALA CIVIL tranSitoria DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de perú.

      La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos:

      Octavo.- Que así mismo, de acuerdo con la doctrina en derecho marcario, para que un término sea considerado genérico debe ser conocido por el público consumidor y utilizado comúnmente en el comercio para describir los productos que distingue como podría ser el término magazzine para señalar una revista o gym para identificar un gimnasio; Noveno.- Que conforme a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la denominación FOOD MART no es apreciada por el consumidor promedio nacional como un término que distingue productos de la clase treintIdós de la Nomenclatura Oficial, ni tampoco para distinguir la actividad económica de comercialización de los mismos; que por el contrario, el consumidor promedio lo percibirá como un término de fantasía relacionado al idioma inglés; por...