PROCESO 104-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 104-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión.

Actor: sociedad FERRERO S.p.A.

Marca: “TIC TAC y logotipo”.

Expediente Interno N° 1750-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 de junio de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad FERRERO S.p.A. la parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-; y, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú.

   Se considera como tercero interesado del acto administrativo impugnado a BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.L.

2. Actos demandados

   La sociedad FERRERO S.p.A., a través de apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI No. 159-1999/TPI-INDECOPI, de 10 de febrero de 1999, que confirmó la Resolución No. 005862-1998/OSD-INDECOPI, de 19 de mayo de 1998, la cual declaró infundada la observación formulada por FERRERO S.p.A. de Italia y ordenó el registro de la denominación TIC TAC al interior de una figura geométrica que por su base se une a otra figura que contiene la denominación BOTICA, todo enmarcado en un rectángulo, en los colores blanco y azul, para distinguir productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, a favor de BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.Ltda. de Perú.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 4 de marzo de 1997, el señor Jaime Enrique Cevallos Egg solicitó el registro del signo constituido por la denominación TIC TAC al interior de una figura geométrica que por su base se une a otra que contiene la denominación BOTICA, en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, para distinguir productos farmacéuticos.

2. El 25 de agosto de 1997 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el extracto de la solicitud de registro del signo mencionado.

3. El 24 de septiembre de 1997, BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.L. formuló observación a dicha solicitud de registro alegando que fue constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Lima con anterioridad a la fecha de solicitud del registro del signo solicitado, utilizando como nombre comercial BOTICA TIC TAC 24 HORAS y teniendo como socio participacionista a Jaime Enrique Cevallos Egg, por lo que el solicitante ha actuado con la intención de aprovecharse del nombre comercial de la empresa. Indicó que del examen comparativo entre el signo solicitado y el nombre comercial de la empresa observante se puede apreciar que los signos son semejantes al grado de causar confusión en el público consumidor.

4. El 3 de octubre de 1997, FERRERO S.p.A. formuló observación a la solicitud de registro manifestando ser titular de las marcas “TIC TAC” y “TIC TAC y logotipo” en la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que el signo solicitado es similar al grado de producir confusión en el público consumidor en razón de contener íntegramente las marcas registradas. Indicó, también, que el término BOTICA es uno genérico para la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no otorga distintividad necesaria para el registro del signo solicitado. Precisó que los productos que distingue el signo solicitado se encuentran relacionados con los productos que distinguen las marcas registradas.

5. El 17 de octubre de 1997, Jaime Enrique Cevallos Egg cedió sus derechos expectaticios sobre la solicitud de registro mencionada, a favor de la empresa observante BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.L.

6. El 31 de octubre de 1997, BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.L. se desistió de la observación formulada a la solicitud de registro mencionado.

7. El 19 de mayo de 1998, la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 005862-1998/OSD-INDECOPI, la cual declaró infundada la observación formulada por FERRERO S.p.A. y otorgó el registro del signo solicitado. Adujo que los productos que pretenden distinguir el signo solicitado –productos farmacéuticos- y los productos que distingue la marca registrada –productos alimenticios elaborados- no guardan ningún tipo de vinculación en virtud de ser de distinta naturaleza y uso.

8. El 11 de junio de 1998, la sociedad actora interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada manifestando que existe vinculación entre los productos de la clase 5 y los de la clase 30 en virtud de que en las boticas se distribuyen además de productos farmacéuticos otros productos como las golosinas de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que su marca registrada es notoriamente conocida, por lo que de otorgarse el registro del signo solicitado se produciría una dilución en el poder distintivo de su marca registrada.

9. El 13 de julio de 1988, BOTICA TIC TAC 24 HORAS S.R.L. (antes Jaime Enrique Cevallos Egg) absolvió el traslado de la apelación manifestando que el observante se limita a reiterar sus argumentos, y que si bien las boticas también venden golosinas, esa no es su actividad determinante.

10. El 10 de febrero de 1999, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 159-1999/TPI-INDECOPI, la cual confirmó la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos, y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró que, no obstante existir identidad fonética y gráfica entre los elementos denominativos de los signos en controversia, dado que distinguen productos diferentes su coexistencia no era susceptible de inducir a confusión respecto al origen empresarial de los productos.

11. La sociedad FERRERO S.p.A. interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas.

12. El 19 de mayo de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia en la cual declaró infundada la demanda contencioso administrativa referida.

13. La sociedad FERRERO S.p.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 19 de mayo de 2003.

14. El 23 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

       La sociedad FERRERO S.p.A. de Italia presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

       Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

       Manifiesta que “la Resolución Nº 159-1999-TPI-INDECOPI no ha tenido en consideración la conexión competitiva que hay entre los productos farmacéuticos de la clase 5 y los productos alimenticios de la clase 30 tal es el caso de los alimentos dietéticos comprendidos en la clase 5 que son productos complementarios y/o sustitutos de los productos alimenticios comprendidos en la clase 30. Además (…) comparten el mismo canal de comercialización (…)”

       Afirma que las marcas en conflicto son confundibles pues “Ambas marcas comparten los términos TIC TAC, los que resultan idénticos a nivel semántico, fonético y gráfico, por lo que hay riesgo inminente de inducir a confusión al público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos a distinguir y más aún si tenemos en consideración que las marcas distinguen productos complementarios y/o suplementarios”.

       Finalmente, señala “(…) nuestra marca distingue productos que tienen conexión competitiva con los productos que distingue la marca solicitada por Botica Tic Tac 24 Horas S.R.Ltda.”.

    3. Contestaciones a la demanda

       El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, da contestación a la demanda.

       Señala que “En el caso que nos ocupa, el Tribunal del INDECOPI en la Resolución que se impugna determinó que los productos a distinguir por el signo solicitado TIC TAC y Figura, en la clase 05 de la Nomenclatura Oficial eran de naturaleza diferente a los productos (chocolates, caramelos, confitería, pastelería y harinas de la clase 30), que distinguía la marca registrada a favor de Ferrero S.p.A. de Italia, no presentándose las condiciones necesarias para advertir la existencia de posible conexión competitiva entre algunos de dichos productos (farmacéuticos de la clase 05 respecto de los productos alimenticios en general de la clase 30)”.

       Afirma que “(…) no existe conexión competitiva entre los productos mencionados, en virtud a que mientras que...