PROCESO 82-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 82-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad NOVARTIS AG.

Marca: “TRIPLETA” (nominativa).

Expediente Interno N° 2005-00051.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 24 de abril de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad NOVARTIS AG.

   La parte demandada es la Nación colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

   Se considera tercero interesado a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad NOVARTIS AG., por medio de apoderada, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

1. Resolución No. 9882, de 30 de abril de 2004, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad NOVARTIS AG. y concedió el registro del signo “TRIPLETA” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., por considerar que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;

2. Resolución No. 18634, de 30 de julio de 2004, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 9882.

   Solicita, adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos: a) La cancelación del certificado de registro concedido; b) La publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

1. El 22 de septiembre de 2003, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó el registro del signo “TRIPLETA” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

2. La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 534 de 28 noviembre de 2003.

3. NOVARTIS AG. presentó oposición al registro del signo solicitado, con base en la existencia previa de la marca “TRILEPTAL” (nominativa), registrada a su nombre desde el 27 de septiembre de 1988 para distinguir “productos farmacéuticos” de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio corrió traslado de la oposición a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. para que presente sus alegatos.

5. El 20 de febrero de 2004, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. contestó a la oposición mencionada.

6. El 30 de abril de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución No. 9882 mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo “TRIPLETA” solicitado por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

7. El 22 de junio de 2004, la sociedad NOVARTIS AG. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada. En dicho recurso se hizo énfasis en que el estudio de confundibilidad entre las marcas en conflicto debió hacerse con mayor rigor puesto que ambos signos protegen productos farmacéuticos y porque la marca solicitada reproduce de manera idéntica siete de las nueve letras que componen la marca “TRILEPTAL”.

8. El 30 de julio de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad expidió la Resolución No. 18634 mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad NOVARTIS AG. confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 9882.

   2. Escrito de demanda

      La sociedad NOVARTIS AG. domiciliada en Basilea, Suiza, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

      Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Hace referencia a normas constitucionales y legales que han sido supuestamente violadas. Asimismo, refiere la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      Manifiesta que el examinador de marcas, al momento de efectuar el examen de confundibilidad entre dos signos, debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales para rechazar su registro: a) si el signo solicitado es idéntico o se asemeja a una marca registrada de propiedad de un tercero; y, b) si la marca solicitada distingue los mismos productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda inducir al público a error, e indica que ambos aspectos “deben ser estudiados simultáneamente”.

      Señala que los “parámetros generales de comparación marcaria no fueron tenidos en cuenta por la SIC”.

      Observa que “la SIC abrió una peligrosísima puerta para los piratas marcarios. Al haber ignorado todos los demás lineamientos que traen tanto la jurisprudencia y la doctrina para evitar que se registren marcas que puedan inducir al público a error (…)”.

      Hace hincapié que en este caso “la sociedad solicitante de TRIPLETA lo único que tuvo que hacer fue suprimir la L de TRILEPTAL e invertir una sílaba para obtener protección en detrimento de mi mandante”.

      En cuanto a los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y su relación con los signos en controversia, señala jurisprudencia del Tribunal Andino, en la cual se resalta el especial cuidado que se debe tener al determinar el grado de confundibilidad entre ellos, toda vez que estos productos guardan relación con la salud, vida e integridad de los consumidores. En tal sentido advierte “que los exámenes de confundibilidad de marcas deben ser más rigurosos al tratarse de marcas farmacéuticas”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

      Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio “se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

      Señala que en el caso concreto “esta Entidad realizó un examen de registrabilidad concienzudo observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el signo y atendiendo además sus (sic) registrabilidad frente a derechos de terceros”.

      Afirma que el examen entre marcas farmacéuticas es diferente, pues muchas veces están formadas por prefijos o sufijos que se refieren al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, por lo tanto “el examen debe hacerse no respecto al sufijo o prefijo, sino respecto a la otra parte de la palabra”.

      Observa que “Efectuado el estudios (sic) de confundibilidad se establece que si bien los signos en controversia coinciden en el prefijo ‘TRI’, esta coincidencia no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que los elementos gráficos y gramaticales ‘PLETA’ y ‘LEPTAL’ le imprimen a cada signo la suficiente distintividad”.

      Finalmente, indica que “el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y su relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo”.

      d) Tercero interesado

      TECNOQUÍMICAS S.A., sociedad constituida de conformidad con las leyes de Colombia, comparece a través de apoderado y manifiesta:

      [Q]ue sean rechazados todos los argumentos y supuestos de derecho que trae la opositora por cuanto son impertinentes y carecen de fundamento legal, lo anterior en razón a la inexistencia de semejanza o identidad entre las expresiones ‘TRIPLETA’ de TECNOQUÍMICAS S.A. y ‘TRILEPTAL’, de NOVARTIS AG. (…)

      .

      En relación al caso concreto señala que “tenemos dos signos que coinciden en algunos caracteres gráficos, no obstante la marca ‘TRIPLETA’ es una marca que por si (sic) sola se diferencia de la marca opositora y de sus paralelas...