PROCESO 93-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 93-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión.

Actor: sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A.

Marca: “UNIVERSIA” (mixta)

Expediente Interno N° 2002-00198.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau De la Font Pianeta.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 5 de mayo de 2006, ha sido estructurada con base a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por lo que se admitió a trámite por auto de 31 de mayo de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A.

   La parte demandada es la Nación Colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio.

   Se considera tercero interesado a la sociedad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

1. Resolución Nº 18150, de 30 de mayo de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. y concedió el registro de la marca “UNIVERSIA” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.;

2. Resolución Nº 33864, de 24 de octubre de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 18150.

3. Resolución Nº 41237, de 7 de diciembre de 2001, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma dependencia, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución inicial Nº 18150, quedando así agotada la vía gubernativa.

   Solicita, adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro concedido.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales relatados en la demanda se encuentran los siguientes:

1. El 28 de noviembre de 2000, la sociedad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo “UNIVERSIA” (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] (Reivindicaba la prioridad No. 2343405 de 12 de septiembre de 2000 de España).

2. La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 499, de 26 diciembre de 2000.

3. La sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. presentó observación al registro del signo solicitado, con base en la existencia previa de la marca de su propiedad “UNIVERSITAS”, registrada bajo el Nº 185704 para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional.

4. El 30 de mayo de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 18150 mediante la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro como marca del signo “UNIVERSIA” (mixto), solicitado por la sociedad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.

5. La sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la Resolución mencionada.

6. El 24 de octubre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 33864 mediante la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución Nº 185704.

7. El 7 de diciembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, expidió la Resolución Nº 41237 mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. confirmando la decisión contenida en la Resolución 185704.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      La sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A. constituida bajo las leyes colombianas, domiciliada en Bogotá, presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente.

      Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Considera como normas violadas a los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 y 136 literal a) de la Decisión 486, aseverando que la Administración violó directamente estas normas por falta de aplicación.

      Respecto a la existencia de riesgo de confusión expresa que “En el asunto en cuestión, es claro que se presentan los dos elementos a que alude la Superintendencia y que, inexplicablemente ella misma desconoció. En efecto, en primer lugar es evidente que entre los signos en comparación existe semejanza, como quedará demostrado, y en segundo término los servicios que distingue la marca UNIVERSITAS y los que pretende distinguir el signo solicitado son los mismos, esto es los comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional. Es pues ostensible en este caso la concurrencia de los elementos necesarios para que tenga plena aplicación en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic)”.

      Con relación a la comparación de los signos en conflicto alude argumentaciones dadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y afirma que esta entidad en su razonamiento olvidó “(…) que en la comparación entre marcas nominativas, también llamadas por la doctrina marcas verbales, predomina el elemento fonético, esto es el sonido de los vocablos, de tal manera que es unánimemente aceptado por doctrina y jurisprudencia que cuando entre dos marcas nominativas existe similitud fonética, como claramente sucede en este caso, ellas no pueden coexistir en el mercado”.

      Continúa señalando que “La similitud gráfica de los signos en confrontación en el presente caso es de tal magnitud que la expresión solicitada UNIVERSIA contiene 9 letras, todas ellas idénticas y en la misma posición que la marca de mi poderdante UNIVERSITAS. Así las cosas, gráficamente existe no solo semejanza sino casi identidad entre los dos signos. Fonéticamente la semejanza se hace evidente con solo leer en voz alta las dos expresiones, pues para el oyente desprevenido se hace difícil diferenciar entre las dos palabras”.

      Afirma que “En conclusión no es posible sostener, de manera alguna, que entre las palabras UNIVERSITAS y UNIVERSIA no existe semejanza capaz de inducir a error al público consumidor, razón por sí sola suficiente para proceder, como en efecto solicito que se haga, a la anulación de los actos administrativos impugnados”.

      En cuanto a la relación de productos y servicios señala jurisprudencia del Tribunal Andino en el proceso 20-IP-97, en la cual se resalta que “(…) el consumidor erróneamente puede suponer que los servicios identificados con las marcas UNIVERSITAS y UNIVERSIA tienen el mismo origen empresarial, lo cual iría en detrimento de mi poderdante en cuanto FIDUCIARA COLMENA S.A., titular de la marca prioritaria, goza de gran conocimiento y prestigio dentro de los usuarios del sector financiero”.

      Finalmente, alega también la violación del artículo 134 de la Decisión 486 por aplicación indebida, ya que “(…) el signo UNIVERSIA...