PROCESO 89-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 89-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: Sociedad F. HOFFMAN – LA ROCHE AG.

Marca: “ENECAL”.

Expediente Interno N° 496-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 31 de mayo de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG.

   La parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; el Procurador de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

   El tercero interesado de la Resolución es: LABORATORIOS ELMOR S.A.

2. Acto demandado

   La sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., a través de apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 636-1999/TPI-INDECOPI, de 27 de mayo de 1999, que confirmó la Resolución Nº 010848-97-INDECOPI/OSD, de 21 de agosto de 1997, en la parte que declaró infundada la observación presentada por F. HOFFMAN - LA ROCHE AG. y la revocó en la parte que denegó el registro del signo demandado y, en consecuencia, otorgó el registro del signo ENECAL solicitado por LABORATORIOS ELMOR S.A. para distinguir un producto farmacéutico, específicamente una droga para el aparato circulatorio, indicada para el tratamiento de la hipertensión arterial esencial, severa, renovascular e insuficiencia cardiaca congestiva de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Solicita adicionalmente que se ordene al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que cancele el Certificado de Registro de la marca ENECAL, Clase 5.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 7 de noviembre de 1996, LABORATORIOS ELMOR S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI el registro del signo “ENECAL” para distinguir una droga para el aparato circulatorio, indicada para el tratamiento de la hipertensión arterial, severa, renovascular e insuficiencia cardiaca congestiva de la Clase 5 de la Clasificación Internacional. [1] Dicha solicitud de registro fue publicada, para efectos de observaciones, en el Diario Oficial El Peruano.

2. El 7 de enero de 1997, la empresa AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION de Estados Unidos de América formuló observación a dicha solicitud de registro en base a su titularidad de la marca “ENERCAL” en la misma clase de la Nomenclatura Oficial, observación de la que luego se desistió en virtud del acuerdo de coexistencia celebrado con la empresa solicitante.

3. El 14 de enero de 1997, la sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., de Suiza, también formuló observación a la solicitud de registro manifestando ser titular de la marca de productos “XENICAL”, registrada en la misma clase 5 de la Nomenclatura Oficial. La observación se sustentó en que las denominaciones “ENECAL” y “XENICAL” resultaban gráfica y fonéticamente similares, por lo que serían susceptibles de inducir a confusión al público consumidor.

   LABORATORIOS ELMOR S.A. no contestó la observación deducida por F. HOFFMAN - LA ROCHE AG.

4. El 7 de enero de 1997, la empresa AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION de Estados Unidos de América formuló observación a dicha solicitud de registro en base a su titularidad de la marca “ENERCAL” en la misma clase 5 de la Nomenclatura Oficial, observación de la que luego se desistió en virtud del acuerdo de coexistencia celebrado con la empresa solicitante.

5. La Oficina de Signos Distintivos expidió el 21 de agosto de 1997 la Resolución 10848-97-INDECOPI/OSD que si bien declaró infundada la observación formulada por la empresa F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., denegó el registro del signo solicitado por LABORATORIOS ELMOR S.A.

   La Oficina de Signos Distintivos consideró, en relación a la observación formulada por la empresa F. HOFFMAN-LA ROCHE AG., que no existía similitud entre las marcas confrontadas (“ENECAL” – “XENICAL”) al grado de inducir a confusión al consumidor. En cuanto a la observación que presentó la empresa AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION y de la cual desistió, que los signos (“ENECAL” – “ENERCAL”) resultaban confundibles, por lo que no obstante de existir un acuerdo de coexistencia marcaria, afectaría el interés general de los consumidores, razón por la cual debía denegarse el registro solicitado.

6. Esta Resolución fue apelada por la empresa F. HOFFMAN-LA ROCHE AG. en fecha 5 de septiembre de 1997, en la parte que declaró infundada su observación, reiterando, para ello, los mismos argumentos expuestos en su escrito de observación.

7. LABORATORIOS ELMOR S.A. interpuso también recurso de apelación el 19 de septiembre de 1997, sosteniendo que el acuerdo de coexistencia marcaria celebrado desvirtuaba cualquier posibilidad de confusión.

8. El 27 de mayo de 1999, el Tribunal del INDECOPI expidió la Resolución No. 636-1999/TPI-INDECOPI, mediante la cual confirmó la Resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos en la parte que declaró infundada la observación presentada por F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., revocándola en la parte que denegaba el registro del signo solicitado, por lo que, en consecuencia, otorgó a favor de LABORATORIOS ELMOR S.A. el registro del signo “ENECAL” para distinguir un producto farmacéutico indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

   El Tribunal del INDECOPI consideró que, a pesar de que los signos “ENECAL” (solicitado) y “XENICAL” (registrado) se encontraban destinados a distinguir productos de la misma clase 5 de la Nomenclatura Oficial, las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre dichos signos determinaban que su coexistencia en el mercado no fuese susceptible de causar confusión en el público consumidor.

9. La sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas.

10. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió en fecha 24 de octubre de 2002 la sentencia en la cual declaró fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por F. HOFFMAN - LA ROCHE AG.; y, en consecuencia, declaró la invalidez e ineficacia de la Resolución No. 636-1999-TPI/INDECOPI/OSD en la parte que declaró infundada la observación presentada por la empresa demandante y la revocó en la parte que denegó el registro del signo “ENECAL”, debiendo cancelarse el certificado de registro de la marca “ENECAL” concedida a favor de LABORATORIOS ELMOR S.A., con condena de costas y costos al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y de LABORATORIOS ELMOR S.A.

11. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual interpuso, en fecha 5 de diciembre de 2005, recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de octubre de 2002.

12. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto de fecha 27 de diciembre de 2005 por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a).

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

       La sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., domiciliada en Suiza, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

       Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

       Manifiesta que la “Resolución que se impugna es inválida e ineficaz por cuanto ha concedido el registro como marca para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional, a una denominación que es confundible con una marca previamente registrada y que está destinada a distinguir los mismos productos de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional“.

       Asimismo, señala que la Resolución impugnada “ha concedido el registro de la marca ENECAL cuando ésta es confundible tanto con la marca XENICAL previamente registrada y de propiedad de F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., como con la marca ENERCAL registrada para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional”.

       Observa que “En el presente caso las marcas XENICAL y ENECAL distinguen los mismos productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional”, “La marca XENICAL esta (sic) registrada para distinguir preparaciones farmacéuticas en general y todos los demás productos de la Clase 05 (…)”. “La marca ENECAL esta (sic) destinada a distinguir un producto...