PROCESO 77-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 77-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C.

Marca: “F.C.C.” (mixta)

Expediente Interno Nº 2003-00370.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 21 de abril de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C.

   La parte demandada la constituyen: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio, representada por la Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es la sociedad BONEM S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

1. Resolución Nº 37821, de 27 de noviembre de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió declarar fundada la oposición presentada por la firma BONEM S.A. con fundamento en la marca de su propiedad “F.P.C.” (mixta); y negó el registro del signo “F.C.C.” (mixto), solicitado por la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., para amparar productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional.

2. Resolución Nº 06003, de 28 de febrero de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión adoptada en la Resolución Nº 37821, de 27 de noviembre de 2002, en el sentido de confirmar lo decidido en todas sus partes.

3. Resolución Nº 07753, de 27 de marzo de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 37821; y se confirmó igualmente lo en ella resuelto.

   Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que: se declare infundada la oposición presentada por la sociedad BONEM S.A.; se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “F.C.C. + GRÁFICA”, para identificar “embragues, sus partes y accesorios para los mismos”, clase 7 de la clasificación internacional de Niza; y, que se ordene a la mencionada Superintendencia la inscripción de dicho registro en los libros de la Propiedad Industrial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

      - El 31 de mayo de 2002, la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., por medio de apoderado, solicitó el registro del signo “F.C.C.” (mixto), como marca para amparar “embragues, sus partes y accesorios para los mismos”, productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza[1].

      - El 30 de julio de 2002 fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 518.

      - El 10 de septiembre de 2002, la sociedad BONEM S.A., con intervención de su apoderado, presentó oposición a la solicitud, argumentando ser titular de la marca “FPC + GRÁFICA” (mixta) que identifica productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.[2]

      - El 27 de septiembre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio corrió traslado a la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., para que presentara sus alegatos frente a la oposición formulada.

      - El 12 de noviembre de 2002, la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. presentó los alegatos que consideró pertinentes, acerca de la oposición formulada.

      - El 27 de noviembre de 2002, la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 37821, que declaró fundada la oposición presentada y negó el registro de signo solicitado “F.C.C. + GRAFICA” a favor de KABUSHIKI KAISHA F.C.C. La Resolución mencionada se fundamentó, principalmente, en la confundibilidad existente entre la marca “FPC + GRÁFICA” de propiedad de BONEM S.A. y el signo solicitado, en forma tal que podría inducir al público consumidor a error.

      - El 16 de enero de 2003, KABUSHIKI KAISHA F.C.C. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la Resolución inicialmente emitida.

      - El 28 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 06003, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión adoptada en la Resolución Nº 37821, confirmándola en todas sus partes y concedió el recurso de apelación.

      - El 27 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Superintendencia, emitió la Resolución Nº 07753, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 37821; y, confirmó, igualmente, dicha Resolución; quedando así agotada la vía gubernativa. Esta Resolución fue notificada a la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., por edicto fijado el 25 de abril de 2003 y desfijado el 9 de mayo de 2003.

   2. Fundamentos de derecho de la demanda

      La sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C, constituida y existente de acuerdo con las leyes de Japón, por medio de apoderado, manifiesta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por parte de la Administración al haber sido indebidamente aplicado, pues, afirma que “(…) la marca FCC (sic) + GRAFICA no es confundible con la marca FPC + GRAFICA (…)”, que se representan del siguiente modo:

      Asimismo, expresa que no existe confundibilidad entre los signos en controversia, fundamentando sus argumentaciones en jurisprudencia de este Tribunal de Justicia emitida en el proceso 9-IP-94.

      Sostiene que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto “(…) se elimina dado el grado de especialidad de quienes adquieren los productos que ellas identifican, los cuales son de consumo selectivo y no masivo”.

      Realiza un análisis de las marcas “F.C.C. + GRÁFICA” y “FPC + GRÁFICA”, tanto en el aspecto gráfico como ortográfico, concluyendo que “(…) realizando una visión de conjunto de las marcas en conflicto, éstas no resultan confundibles por cuanto además de su conformación gráfica (objeto de la protección marcaria que se pretende) su conformación ortográfica le imprime suficiente distintividad que hace posible su pacífica coexistencia en el mercado con la marca FCP (sic) + GRAFICA, dado que los consumidores cuentan con elementos suficientes para diferenciarlas”.

      Con relación a que las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, cita jurisprudencia de este Tribunal emitida en el proceso 21-IP-96; manifiesta que “Es evidente, que al compararse los dos signos en forma sucesiva y no simultánea no se presenta grado alguno de confundibilidad. Pero aún, comparándolas en forma simultánea, el ejercicio evidenciaría que una y otra no son confundibles”; y, finalmente señala que “Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.

      Indica que no existe confundibilidad fonética ya que “tratándose de un elemento nominativo que no está compuesto de palabras sino de una sucesión de letras, no es posible aplicar los criterios clásicos de similitud fonética, pues es claro que al no existir sílabas no será posible hablar de sílabas tónicas, átonas, desinencias o raíces”.

      Continúa expresando que “(…) es posible que dada la preeminencia de la parte gráfica de esta marca el consumidor de los productos que se pretende identificar lo haga por éste último dada la ausencia de significación que en nuestro idioma tiene la secuencia FCC”.

      Finalmente, al hablar sobre la coexistencia pacífica en el registro de la propiedad industrial de marcas conformadas por la misma o una similar sucesión de letras, afirma que “Si bien se ha demostrado que la marca solicitada por mi representada tiene suficientes elementos distintivos para ser registrada por la Administración, igualmente queremos poner de presente que la misma tiene muchos mas (sic) elementos distintivos que otros signos para los cuales la Administración si otorgó registro (…)”.

      Añade que “Lo anterior nos permite concluir que tanto los antecedentes jurisprudenciales como la comparación de los signos F.C.C. + GRAFICA y FPC + GRAFICA y de los productos que identificarían cada uno de ellos, son criterios que de ser tenidos en...