PROCESO 76-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 76-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 73 literales d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación, de oficio, de los artículos 71, 73 literal a) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego.

Marca: “AAA y diseño”.

Expediente Interno N° 2268-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 31 de mayo de 2006.

1. ANTECEDENTES

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es el señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego.

   La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es la sociedad AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, INC.

2. Acto demandado

   El señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego, mediante apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 1435-2000/TPI-INDECOPI, de 20 de noviembre de 2000, que resolvió confirmar la Resolución Nº 12892-96/INDECOPI/OSD, de 7 de octubre de 1996, en el extremo que declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por American Automobile Association Inc., y, en consecuencia, declaró nulos los certificados Nº 9791 correspondiente a la marca AAA y la Resolución Nº 9828 correspondiente a la marca TRIPLE A, registradas a favor del demandante, rechazó la solicitud de registro de la marca de servicios constituida por la denominación “AAA y diseño”, esto es, encerrada dentro de una forma ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos; y, por tanto, declaró insubsistente la Resolución Nº 12892-96-INDECOPI/OSD en el extremo que denegó el registro solicitado. Como pretensión accesoria solicita la vigencia de los precitados certificados.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 9 de abril de 1992, el señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego solicitó el registro del signo constituido por la denominación “AAA y diseño”, esto es, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.[1]

   Dicha solicitud se tramitó en el expediente administrativo N° 201361.

1. El 17 de junio de 1992, la empresa American Automobile Association, Inc. formuló observación a la solicitud del registro mencionado, manifestando ser titular de la marca “AAA”, encerrada dentro de una figura ovoidal, la misma que distingue servicios de transporte y vehículos de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada en los Estados Unidos de América, bajo certificado No. 547.321.

   Sostuvo que su marca tenía la calidad de notoria, arguyó lo prescrito en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929 y manifestó que la marca solicitada era idéntica a la suya:

3. Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 1993, la empresa American Automobile Association, Inc. solicitó la nulidad del certificado No. 9791, correspondiente al registro de la marca constituida por la denominación “AAA” que distingue servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, otorgado a favor del demandante. Sostuvo que es titular de la marca “AAA”, encerrada dentro de una figura ovoidal, la misma que distingue servicios de transporte y vehículos de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada en los Estados Unidos de América bajo certificado No. 547.321, por lo que la marca otorgada al demandante mediante certificado No. 9791 habría sido concedida transgrediendo el literal h) del artículo 72 y el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Esta solicitud de nulidad se tramitó en el expediente administrativo No. 220095.

4. El 1 de marzo de 1996, la empresa American Automobile Association, Inc. solicitó la nulidad del certificado No. 9828 correspondiente al registro de la marca constituida por la denominación ‘TRIPLE A” que distingue servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, otorgada a favor del demandante. Sostuvo que dicha marca es idéntica a sus marcas “AAA” y “TRIPLE A” registradas en los Estados Unidos de América y en diversos países del mundo, por lo que habría sido otorgada contraviniendo los literales d) y e) del artículo 83 y el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Esta solicitud de nulidad se tramitó en el expediente administrativo No. 9604742.

5. Mediante proveído de fecha 12 de abril de 1996, la Oficina de Signos Distintivos dispuso la acumulación de los expedientes administrativos No. 9604742 y No. 220095; y, mediante proveído de fecha 3 de septiembre de 1996 dicha Oficina dispuso adicionalmente la acumulación de los expedientes No. 9604742 y No. 220095 al expediente No. 201361, para su resolución conjunta.

6. Tramitados los expedientes administrativos acumulados, mediante resolución No. 12892-96-INDECOPI/OSD, de fecha 7 de octubre de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por la empresa demandada American Automobile Association, Inc. y, en consecuencia, nulos los certificados No. 9791 y No. 9828, correspondientes a las marcas de servicio “AAA” y “TRIPLE A”, respectivamente. La resolución declaró, además, fundada la observación formulada por la empresa demandada, denegando, en consecuencia, el registro de la marca de servicio constituida por la denominación “AAA”, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por el demandante.

   La Oficina de Signos Distintivos consideró que las pruebas presentadas acreditaban la notoriedad de la marca de la empresa American Automobile Association, Inc. Consideró, asimismo, que la marca solicitada en el expediente No. 201361 era una “copia servil” de la marca registrada por la empresa observante en los Estados Unidos de América. Finalmente, señaló que la marca constituida por la denominación “TRIPLE A” poseía identidad semántica con las marcas de la empresa American Automobile Association, Inc.

   Esta resolución fue apelada por el demandante mediante escrito presentado el día 30 de octubre de 1996, por lo que el expediente fue elevado al Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual de INDECOPI.

7. El 20 de noviembre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual expidió la resolución No. 1435-2000/TPI-INDECOPI, mediante la cual confirmó la expedida por la Oficina de Signos Distintivos, en el extremo que declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por la empresa American Automobile Association, Inc. y, en consecuencia, declaró nulos los certificados No. 9791 (correspondiente a la marca “AAA”) y No. 9828 (correspondiente a la marca “TRIPLE A”) registrados a favor del demandante. Asimismo, la resolución del Tribunal de INDECOPI rechazó la solicitud de registro de la marca de servicio constituida por la denominación “AAA”, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, presentada por el demandante y, por tanto, insubsistente la resolución de la Oficina de Signos Distintivos, en el extremo que denegó dicho registro de marca.

   El Tribunal de INDECOPI consideró que las pruebas aportadas por la empresa American Automobile Association, Inc. no logran acreditar la notoriedad de sus marcas registradas en el extranjero, por lo que debe rechazarse la nulidad de las marcas del demandante por la causal de transgresión de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Asimismo, consideró que las marcas registradas a favor del demandante no constituyen signos engañosos, por lo que debe desestimarse la nulidad por la causal establecida en el literal h) del artículo 72 de la mencionada Decisión 313.

   El Tribunal de INDECOPI apreció que el demandante actuó de mala fe al solicitar el registro de las marcas “AAA” y “TRIPLE A” para distinguir servicios de la clase 39 de la...