PROCESO 38-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 38-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 73 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú e interpretación de oficio de los artículos 71 de la Decisión 313, 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: MERUSH (mixta). Actor: MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION). Proceso interno Nº 2100-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de mayo del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 73 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2100-2003.

El auto de 5 de abril de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 052-2006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante: MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION). Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual–INDECOPI. Tercero Interesado Creaciones Textil Mercurio S.A.

b) Hechos

El 6 de septiembre de 1993 Creaciones Textil Mercurio S.A. solicitó el registro del signo como marca MERUSH (mixto). Por Resolución 10342-93-INDECOPI-OSD de 29 de diciembre de 1993, se concedió el registro Nº 4570 del signo MERUSH etiqueta con la letra M estilizada, para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial (Clase 25: vestidos, calzados, sombrerería), a favor de Creaciones Textil Mercurio S.A. El 27 de abril de 1995, Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno Corporation) (Japón), solicitó la nulidad del certificado de registro de la marca inscrita a favor de Creaciones Textil Mercurio S.A. (Perú), manifestando “ser titular en el Perú de la marca MIZUNO escrita en letras estilizadas sobre la frase The World of Sports en las clases 28, 25, 18, 22, 20, 8 y 9; MIZUNO escrita en letras estilizadas en las clases 28, 25, 10, 20 y 18, MIZUNO y logotipo de la letra M estilizada en las clases 18, 25, 28, 48 (sic), 22, 20, 10 y 30 de la Nomenclatura Oficial”.

El Jefe de la Oficina de Signos Distintivos, emite la Resolución Nº 02153-1998/OSD-INDECOPI de 20 de febrero de 1998, declarando “FUNDADA la acción de Nulidad interpuesta por MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION), de Japón, y en consecuencia anular el Certificado No. 004570 …”. Además, en esta misma Resolución, a manera de jurisprudencia dice: “En relación a la Resolución 1229-95-INDECOPI/TDCPI de fecha 22 de junio de 1995, mencionada por ambas partes, se ha verificado que la misma determinó que entre la marca MERUSH con la letra M estilizada y la marca constituida por la letra M estilizada, eran confundibles, vinculándose las clase (sic) 18 y 25 de la Nomenclatura Oficial; debiendo precisarse que la mencionada resolución se tendrá presente en el análisis del presente expediente en lo que sea pertinente”.

Contra dicha Resolución Creaciones Textil Mercurio S.A., interpone recurso de reconsideración, el que es resuelto por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, por Resolución 15350-1998/OSD-INDECOPI de 30 de diciembre de 1998 declarando “… INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por CREACIONES TEXTIL MERCURIO S.A. … contra la Resolución No. 002153-1998/OSD-INDECOPI, de fecha 20 de febrero de 1998”.

Creaciones Textil Mercurio S.A. interpuso Recurso de Apelación, el mismo que fue conocido por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, que mediante Resolución 1022-2000/TPI-INDECOPI de 15 de septiembre de 2000, resolvió “REVOCAR la Resolución Nº 15350-1998/OSD-INDECOPI … REVOCAR la Resolución Nº 2153-1998/OSD-INDECOPI … y en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad del certificado Nº 4570 …”.

El 20 de diciembre de 2000, Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno Corporation), presenta ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, demanda judicial de Impugnación de Resolución Administrativa contra la Resolución 1022-2000/TPI-INDECOPI. Admitida la demanda, el INDECOPI da contestación a la misma, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.

El 10 de abril de 2003, el Ministerio Público mediante Dictamen Nº 130-2003-FSC-MP, opina que se “declare INFUNDADA la demanda incoada…, sobre Impugnación de Resolución Administrativa”.

El 04 de julio de 2003 por Sentencia A.V. Nº 535–2000 de 04 de julio de 2003, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declara “… FUNDADA la demanda … y en consecuencia nula la Resolución número 1022-2000/TPI-INDECOPI… y ORDENARON anular el Certificado número 004570…”.

El 19 de agosto de 2003, el INDECOPI apela la sentencia AV-535-2000. Por Dictamen Nº 2506-2003-MP-FN-FSCA, el Ministerio Público se pronuncia opinando que “CONFIRMA la sentencia apelada” y finalmente por providencia, del 09 de noviembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y social de la Corte Suprema de Justicia, suspende la tramitación a efectos de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora sostiene en su demanda que la Resolución que se impugna es inválida e ineficaz por cuanto, al expedirse la Resolución de segunda instancia, no se tuvo en cuenta los registros en el Perú de las marcas de la letra M estilizada en las clases 28, 25 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Además de la denominación MIZUNO escrita con letras estilizadas para distinguir productos de la Clase 28. Tampoco se consideró que es propietaria de la marca “MIZUNO escrita en letras estilizadas, en países como Australia, Benelux, Brasil, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Italia, Malaya, Filipinas, Portugal, Qatar, Singapur, Sud África, España, Suiza, Tailandia, Estados Unidos de América, Zimbawe, China y Taiwan, en las clases 28, 25, 10 y 18 de la N. O.”. También es propietaria de la marca “MIZUNO y logotipo de la letra M estilizada, en países como: Australia, Benelux, Brasil, Canadá, China, Dinamarca … en las clases 18, 25, 28, 48 (sic), 22, 10, y 30 de la N.O. ...”.

Al referirse a la antigüedad de la firma MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION), dice que ésta “se constituyó el 19 de julio de 1923, es decir hace 70 años, por tanto se trata de una firma bastante antigua que a través de los años ha crecido y hoy en día los productos con sus marcas registradas han adquirido fama y notoriedad a nivel mundial, sus ventas ascienden a varios millones de dólares y son promocionados a través de diferentes medios de publicidades los que igualmente se invierten grandes cantidades de dinero, conforme lo he acreditado en los expedientes administrativos…”.

Señala que Creaciones Textil Mercurio S.A. “ … de mala fe y para obtener un beneficio indebido, solicitó y obtuvo el registro de la marca MERUSH con la letra M estilizada, confeccionando la letra ‘M’ de manera idéntica, sin ninguna variación, con la letra ‘M’ estilizada que está registrada a favor de mi representada y que tiene la condición de notoria y por tanto famosa en la rama de artículos y prendas deportivas”.

Respecto al riesgo de confusión, la actora dice que: “… la autoridad de segunda instancia del INDECOPI, ha omitido, de manera parcializada e ilegal, pronunciarse concretamente sobre el fondo de la acción de nulidad, esto es sobre la igualdad manifiesta entre la letra M configurada de manera especial y que constituye una marca registrada a favor de mi representada, con la letra M inicial de la marca MERUSH”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.

Señala que mediante Resolución Nº 1022–2000/TPI-INDECOPI declaró infundada la acción de nulidad, porque consideró que “… no se había acreditado que la marca MIZUNO y logotipo de la letra M estilizada constituyera una notoriedad conocida a la fecha en que se concedió el registro de la marca MERUSH y logotipo, a favor de Creaciones Textil Mercurio S.A. y, mucho menos que ésta (la codemandada) hubiese actuado de mala fe al solicitar el registro de una marca, que no era susceptible de inducir a confusión al consumidor respecto al origen empresarial de los productos que distingue”.

Con relación a la supuesta omisión de pronunciarse sobre el fondo de la acción de nulidad, sobre la igualdad manifiesta que existiría entre la letra M estilizada de sus marcas registradas, con la letra M que conforma la marca MERUSH, el INDECOPI dice que “la autoridad administrativa efectuó el correspondiente examen comparativo de los signos a fin de determinar la existencia o no de riesgo de confusión”, y que “…en virtud de la normativa entonces vigente y partiendo de una visión en conjunto, determinó que los signos no resultaban confundibles ni gráfica ni fonéticamente … Así desde el punto de vista fonético la autoridad administrativa determinó que si bien los signos presentaban identidad en la letra M, las diferentes consonantes, así como las distintas vocales (I-U-O/E-U) que los conforman, determinan una pronunciación e impresión sonora distinta. … Igualmente desde el punto de vista gráfico la autoridad administrativa, también determinó que no obstante de presentar igual...