PROCESO No. 040-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 040-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d), e), artículo 84, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno Nº 2002-00326. Actor: HARRODS LIMITED. MARCA: HARRODS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 0175, de 10 de febrero de 2006, mediante el cual, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2002-00326.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 29 de marzo de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es HARRODS LIMITED.

   Se demanda a la Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio, representada por la jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 7 de mayo de 1997, la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, solicita el registro de la marca HARRODS para distinguir servicios de la clase 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina), asignándosele el número de expediente 97.024.505. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 449 de fecha 30 de julio de 1997, HARRODS LIMITED, de Inglaterra, presenta observación en base a los registros de su marca HARRODS en las clases 3, 16, 18, 21, 28, 39, y 42, alegando la notoriedad de la misma.

   Mediante Resolución Nº 22046 de 29 de junio de 2001, la División de Signos Distintivos, resuelve declarar fundada la observación, denegando el registro de la marca solicitada.

   HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, interpone recursos de reposición con subsidio de apelación.

   Con fecha 28 de septiembre de 2001, la División de Signos Distintivos emite la Resolución Nº 32082, que resuelve el proceso en reposición, ratificando el primer fallo, es decir, denegando el registro de la marca y concediendo el recurso de apelación. Este último recurso es resuelto mediante Resolución Nº 08863 de 20 de marzo de 2002, la misma que revoca la Resolución Nº 22046, declara infundada la oposición y por tanto, concede el registro de la marca HARRODS a favor de la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED.

   De esta manera, se da por agotada la vía administrativa, y HARRODS LIMITED de Inglaterra presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 08863.

2. Fundamentos de la demanda

   La actora, HARRODS LIMITED, alega que la resolución impugnada “resulta violatoria a la ley” por las siguientes razones:

   - La administración no tuvo en cuenta las pruebas aportadas por HARRODS LIMITED como fundamento de su observación y mediante las cuales demostró la notoriedad de su marca y nombre comercial HARRODS. Por tanto, se violó directamente la ley por la falta de aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, antes artículo 83 literal d) de la Decisión 344; todo ello, dado que HARRODS LIMITED no sólo probó cada uno de los criterios indicados por el artículo 84 de la Decisión 344 para considerar una marca como notoria, sino que la marca HARRODS tenía este carácter al momento que fue solicitada por la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED en Colombia, para la clase 35, el 7 de mayo de 1997.

   - Que la norma aplicable al procedimiento administrativo, debió ser la Decisión 344 y no la Decisión 486.

   - Violación directa de la ley por indebida interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, anteriormente literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, dado que comparados los productos y servicios de las marcas sub litis, es posible concluir que éstos no sólo guardan estrecha relación, sino que evidencian que de coexistir en el mercado, podrían causar riesgo de confusión o asociación. En otras palabras, se desconoció la conexión competitiva existente entre los productos y servicios de los signos sub materia.

   - No fueron protegidos los mejores derechos que sobre el nombre comercial HARRODS demostró tener HARRODS LIMITED, y en este sentido se violó directamente la ley, por falta de aplicación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486..

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1 Superintendencia de Industria y Comercio.

   La Superintendencia de Industria y Comercio señala que, con la expedición de la Resolución Nº 08863 de 20 de marzo de 2002, no ha incurrido en violación de las normas contenidas “en la entonces vigente Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; que por el contrario, expidió legal y validamente la mencionada resolución, dado que la Decisión 486 es el régimen legal, vigente, válido y aplicable al caso concreto, siendo correcta la adopción de este criterio por la Oficina Nacional Competente. Alega además, que su actuación se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

   De otro lado señala que, habiendo realizado el examen sucesivo y comparativo de las marcas, se concluyó que si bien existen semejanzas entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas habida cuenta que distinguen servicios y productos completamente diferentes y que por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, estimo procedente la interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; no se interpreta el artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser la normativa vigente al momento de la solicitud del registro.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error:

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   (…)

   Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

   a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

   b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

   c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

   d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

   (…)

   Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se...