PROCESO 62-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 62-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales a), d) y e); y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2003-00313. Actor: SOCIEDAD EXEDY CORPORATION Marca: DK (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta y uno días del mes de mayo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de mayo de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: Sociedad EXEDY CORPORATION.

   Demandados: NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: Sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA. (Hoy, IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBOSHI LTDA).

   2. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA., solicitó el 18 de febrero de 2000 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo mixto DK para amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 00-011.333. El signo solicitado se ilustra de la siguiente manera:

      2. Dentro del término legal para ello, la sociedad EXEDY CORPORATION presentó observación al registro del signo mixto DK, con base en la siguiente marca:

         • Marca mixta DAIKIN CLUTCH, para amparar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Se ilustra de la siguiente manera:

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 27536 de 31 de octubre de 2000, declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca mixta DK a favor de la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA.

      4. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso los recursos de reposición y de apelación, sustentándolos de la siguiente manera:

         “…El signo DK + Diseño para la clase 12 de mi representada, es una marca que goza de un grado de notoriedad muy alta alrededor del mundo.

         Evidentemente dentro de las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, una de las más importantes es velar por el bienestar de los consumidores, es tan evidente éste principio de defensa, que esa entidad en muchos casos niega las marcas oficiosamente, para evitar que los consumidores puedan tener confusión o conflicto al momento de adquirir sus productos.

         Sostiene esa Entidad que las pruebas fueron allegadas con posterioridad al traslado de las observaciones y que si se tuvieran en cuenta se violaría el derecho de defensa del solicitante.

         Sobre esta errónea afirmación debemos señalar a su Despacho que las pruebas fueron anunciadas en el escrito de observaciones; y presentadas dentro del término legal, es decir, dentro del plazo del traslado…

         (…)

         Las marcas DK & wing y DAIKIN CLUTCH han venido siendo utilizadas en Colombia de manera ininterrumpida.

         Los signos pueden preciarse a continuación:

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición mediante Resolución N° 20203 de 20 de junio de 2001, confirmando la decisión impugnada y concedió el recurso de apelación.

      6. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 06464 de 7 de marzo de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión inicial.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 136, literal h), 227, y 228, literales a), b), h) y k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

      1. La Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro del signo mixto DK a favor de la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA, violó el artículo 136, literal h) de la Decisión 486, ya que es idéntico y reproduce la marca notoria DK y figura de alas de propiedad de EXEDY CORPORATION.

      2. La marca notoria DK y figura de alas es notoriamente conocida en Japón y en otros países, incluyendo Colombia. Lo cual está plenamente sustentado con las pruebas anexadas dentro del respectivo trámite administrativo.

      3. Dentro de las pruebas anexadas se encuentra una declaración juramentada de TAKESHI NAKANO, presidente de EXEDY CORPORATION. Algunas de sus afirmaciones son las siguientes:

         “La marca “DK & WING DEVICE” se adopto (sic) como la marca de la casa de la compañía desde mayo de 1964 como parte de mi antiguo nombre de la compañía “Dai-kin” y esta (sic) se ha utilizado de ahí en adelante en el mundo entero para todos los productos de mi compañía”.

         La marca “DAIKIN CLUTCH” se adopto (sic) como nombre de marca de mi compañía desde 1980 para utilizarla con los productos de embragues para automóviles de mi compañía.

         Mi compañía todavía continua utilizando las marcas “DK & WING DEVICE” y “DAIKIN CLUTCH” después de cambiar su razón social “DAIKIN MANUFACTURING CO., LTD.”por la de “EXEDY CORPORATION” EN 1995.

         (…)

         En Colombia, se aplico (sic) para registrar la marca registrada de mi compañía “DK & WING DEVICE) el 3 de Agosto (sic) de 1984 para ”vehículos; aparatos de locomoción por tierra, aire o agua, incluyendo embragues de automóviles” clase 12ª registrándose el 31 de Agosto (sic) de 1987 bajo el registro 125587 (Apéndice “J”). El registro estuvo en vigor hasta el 27 de Agosto (sic) de 1992 fecha en la cual accidentalmente se abandono (sic).

         Como se muestra en la carátula del brochure de los productos de BONEM de febrero 1 de 2000, las marcas registradas de mi compañía “DK & WING DEVCE” y “DAIKIN CLUTCH” se ha (sic) utilizado continuamente en Colombia para los productos de mi compañía aun después de la expiración de los registros de lar (sic) marcas registradas en Colombia (Apéndice “K”).” (Folios 149 a 152 del expediente. Corresponde a la transcripción que de la declaración se hace en la demanda).

      4. En el caso planteado, la confusión no solamente se refiere al signo DK y figura de alas, sino también en cuanto a los artículos que protegen. No obstante lo anterior, como quiera que la marca es notoria, este segundo presupuesto es intrascendente.

      5. Lo que pretende la peticionaria es aprovecharse de manera injusta del prestigio del signo notorio de la sociedad EXEDY CORPORATION. En el caso planteado se da tanto el riesgo de confusión como el riesgo de asociación, que trae como consecuencia el aprovechamiento injusto del prestigioso signo DK.

      6. Con motivo del recurso de reposición se expuso la igualdad existente entre el signo solicitado y la marca notoria DK y figura de alas. Este aspecto fue totalmente desconocido y tergiversado por la División de Signos Distintivos, ya que se limitó a cotejar la marca solicitada DK con la marca DAIKIN CLUTCH.

      7. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia violó la normativa comunitaria, en la medida en la que no valora todas las pruebas aportadas y omite todas las evidencias relacionadas con la marca mixta DK en el exterior, incluyendo los registros de marca en diferentes países alrededor del mundo; no tiene en cuenta las pruebas que acreditan el conocimiento de la marca en Colombia, desconoce el alcance extraterritorial de las marcas notorias, y con su actuación desprotege el derecho de la sociedad EXEDY CORPORATION y patrocina la usurpación de una marca notoriamente conocida.

      8. La Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia omite y limita las pruebas aportadas, desconociendo la duración, amplitud, extensión, ventas millonarias de la marca DK más figura de alas a nivel internacional y en Colombia, País Miembro de la Comunidad Andina; desconoce, además, sus registros en otros países.

      9. Viola, además, el artículo 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que omite y no aplica los presupuestos del artículo 228, declarando infundada la oposición y otorgando la marca mixta DK a favor de un tercero que no es su titular original.

   3. La contestación a la demanda.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

         • La Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones impugnadas se ajustó plenamente a las normas legales, constitucionales y supranacionales vigentes sobre la materia.

         • Efectuado el examen de registrabilidad de los signos confrontados, no hay lugar a que se genere confusión en el consumidor, ya que de un análisis en conjunto, sucesivo y no simultáneo, no se advierte entre ellos similitud de orden gráfico, ortográfico, visual y/o fonético.

         • El argumento del demandante consistente en que únicamente y de manera equivocada se efectuó el análisis de registrabilidad frente a la marca DAIKIN CLUTCH, debiéndose, a su juicio, efectuarlo también frente a la marca DK con certificado 125587, no es de...