PROCESO 001-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 001-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 82, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio el artículo 81 de la mencionada Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2002-00256. Actor: JAFER LIMITED. Marca: “OXYGENE” (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: JAFER LIMITED

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: SOCIEDAD JEANNE LANVIN.

   2. datos RELEVANTES.

   1 Hechos:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad JEANNE LANVIN solicitó el 11 de marzo de 1999 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo “OXYGENE” para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 99.14837.

      Dentro del término legal, la sociedad UNILEVER N.V., presentó observaciones a la solicitud de registro de la marca denominativa “OXYGENE”, con base en la marca “OXYCARE”, registrada para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 23234 de 29 de octubre de 1999, declaró infundada la observación formulada por la sociedad UNILEVER N.V, y concedió el registro como marca del signo denominativo “OXYGENE”.

   3. Contra esta decisión, la sociedad UNILEVER N.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición mediante Resolución N° 00535 de 26 de enero de 2000, confirmando la decisión impugnada y concedió el recurso de apelación.

   5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 07345 de 31 de marzo de 2000, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión inicial.

      2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad JAFER LIMITED, con base en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó ante el Consejo de Estado de Colombia demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objetivo de que se declare la nulidad de los actos administrativos anteriormente descritos. La actora manifiesta que con la expedición de los actos acusados se violó el artículo 82 literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones:

   1. La expresión “OXYGENE”, en relación con los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, es una expresión de carácter descriptivo, ya que dicho término traducido del francés al español, significa oxígeno, que es un elemento químico de la naturaleza usado por los comerciantes, laboratorios y casas cosméticas del correspondiente sector, para determinar los ingredientes y propiedades de sus productos.

   2. La expresión “OXYGENE”, aunque se encuentre en francés, no es suficientemente distintiva, ya que la misma continúa siendo un término descriptivo y, por lo tanto, débil. El hecho de que la lengua española y la francesa tengan el mismo origen (lenguas romances), determina que la palabra oxígeno tenga la misma estructura morfológica, y su pronunciación y gramática se conserven prácticamente igual.

      Además el que la raíz del término en francés sea escrita con Y (OXY), no lo diferencia en nada de la raíz del término en español (OXI).

   3. El término “OXÍGENO”, ya sea como sustantivo o como adjetivo, es usado de manera general por los comerciantes de los productos pertenecientes a la clase 3 de la clasificación internacional, especialmente aquellos involucrados en el sector de cosméticos, ya que se describe de manera directa y exclusiva la composición química y cualidad de esta clase de productos, los cuales están destinados a la preservación de la vitalidad y frescura del cuerpo o a su oxigenación.

      Por lo anterior, no es dable sustraer dicha expresión del dominio del público otorgando un derecho en exclusiva.

   4. No se pueden constituir válidamente como marcas los signos genéricos, usuales o descriptivos, en la medida que éstos no permiten al público consumidor identificar los productos que lleven tales signos como marca, de otros que lo usen para identificar el género o describir las cualidades de los productos respectivos.

   5. Aunque la expresión “OXYGENE” no se considerara como una expresión descriptiva, es un signo débil carente de la distintividad necesaria para ser considerado como marca para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior se demuestra con el uso frecuente de expresiones muy similares como “oxigen”.

      3. La contestación a la demanda.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

      La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      • La expresión “OXYGENE” no es descriptiva sino evocativa, ya que no es un término que directa y claramente le informe al consumidor qué producto identifica o las características esenciales del mismo. Solamente transmite en la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto sin describirlo y, por lo tanto, es el consumidor quien debe utilizar su imaginación para interpretar el mensaje transmitido.

      • No es cierto que un producto cosmético, de belleza o de aseo personal sea oxígeno o se componga de oxígeno, o que el oxígeno sea una cualidad del mismo, de modo que al formular la pregunta ¿qué es?, la respuesta OXYGENE no la responde.

      • “OXYGENE” cumple con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, especialmente el de distintividad.

      2. Por parte del tercero interesado.

      Según se desprende del informe del Juez Consultante y de los documentos anexos, la sociedad JEANNE LANVIN no contestó la demanda.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación, son: el artículo 82, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 172, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Lo anterior por cuanto la normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro como marca del signo “OXYGENE”, 11 de marzo de 1999, era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De otra parte, procede la interpretación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la acción de nulidad se ejerció en vigencia de esta Decisión.

   También se interpretará de oficio el artículo 81 de la mencionada Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISION 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,

(…)

4. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;”

(…)

DecisiOn 486

Artículo 172

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135

.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años...