PROCESO No. 031-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 031-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 480-04. Actor: COMPAQ COMPUTER CORPORATION. Marca: COMPACTFLASH.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 015-2006-SCS-CS, de 12 de enero de 2006, mediante el cual, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 480-04.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 22 de marzo de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es COMPAQ COMPUTER CORPORATION

   Se demanda al Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI- Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo e Integración y SANDISK CORPORATION.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 14 de octubre de 1996, SANDISK CORPORATION solicita el registro de la marca COMPACTFLASH para distinguir cartuchos de memoria en estado sólido de la clase 9 de la Clasificación Internacional. Publicada la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, COMPAQ COMPUTER CORPORATION formula observación en base a su marca y nombre comercial COMPAQ, que distingue productos comprendidos en la clase 9, alegando que el signo solicitado es similar y por lo tanto confundible con su marca registrada, ya que la denominación FLASH designa cierto tipo de memoria de computadora y el término COMPACT es similar a la marca COMPAQ. Asimismo, alega que el signo es genérico, dado que la denominación FLASH significa “memoria compacta de computadora”.

   La Oficina de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 16686-97-INDECOPI/OSD de fecha 5 de diciembre de 1997, declaró infundada la observación y otorgó el registro de la marca solicitada, ya que a opinión de la administración, el signo no es genérico, ni recae en las prohibiciones relativas de la normativa andina por reunir los requisitos de distintividad previstos en la legislación vigente.

   Con fecha 6 de enero de 1998, COMPAQ COMPUTER CORPORATION interpuso recurso de apelación, el mismo que es resuelto mediante Resolución Nº 465-2001/TPI-INDECOPI, en la que se ratifica el primer fallo, otorgando el registro de la marca solicitada.

   COMPAQ COMPUTER CORPORATION, con fecha 18 de junio de 2001, interpone demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, impugnando la resolución emitida por el Tribunal de INDECOPI. Dicha acción es resuelta mediante sentencia de 19 de septiembre de 2003, en la que se declara fundada la demanda y en consecuencia nula la resolución impugnada.

   De esta manera, INDECOPI interpone recurso de apelación ante la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien remite el proceso en interpretación prejudicial ante este Tribunal.

2. Fundamentos de la demanda

   COMPAQ COMPUTER CORPORATION alega en su demanda que la marca solicitada COMPACTFLASH es similar gráfica y fonéticamente a la marca registrada COMPAQ, y además, que el término FLASH es genérico en relación con los productos de la clase 9, pues significa “memoria compacta de computadora”, por lo que no otorga ninguna distintividad a la marca solicitada.

   En el mismo sentido, sostiene que el examen de registrabilidad debería ser realizado comparando las denominaciones COMPAQ, de la marca registrada, y COMPACT, de la marca solicitada.

   Finalmente, señala que dado que ambas marcas están destinadas a distinguir los mismos productos, y considerando la similitud gráfica y fonética entre ambas, la marca solicitada recae en la prohibición de registrabilidad que establece el artículo 130, inciso a) de la Decisión 486. En este sentido, la marca solicitada no debería acceder a registro.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

   INDECOPI contesta la demanda alegando que los fundamentos que la sostienen son inconsistentes, dado que la marca COMPACTFLASH posee suficiente distintividad para su registro, pues en el examen de registrabilidad realizado, ha considerado a la marca en su conjunto, como lo indica la doctrina y la jurisprudencia, contradiciendo así a lo sostenido por la demandante. Al respecto señala que “… el primer análisis de registrabilidad del signo a fin de determinar si éste goza o no de la suficiente distintividad para ser registrado como marca, debe partir por examinar si dicha aptitud se desprende de una apreciación integral y conjunta del signo, y no de un análisis sesgado o fragmentado del mismo…”.

   Sostiene, en este sentido, que la marca solicitada no se puede examinar dividiéndola en dos partículas, y por lo tanto, no se puede alegar que la denominación FLASH convierte a la marca en genérica, como tampoco se puede sostener que el análisis comparativo debería ser efectuado entre las denominaciones COMPACT y COMPAQ.

   Finalmente, agrega que “… las marcas, apreciadas en su conjunto y sin descomponer las unidades estructurales de las mismas, no resultan similares en grado de producir confusión, siendo por ello lícito y posible que existan en el mercado…”.

2. Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

   Contesta la demanda en los siguientes términos.

   - Que, el proceso que ha utilizado el demandante para valer sus pretensiones, “… tiene por objeto dilucidar cuestiones de orden formal acaecidas dentro de procesos administrativos previos, que atañen estrictamente al cumplimiento de los requisitos de validez del acto administrativo que la resolución contiene”. En este sentido, el demandante no ha probado con fundamentos valederos o pruebas fehacientes, que el acto administrativo en materia de autos está incurso en causal de nulidad.

   - Asimismo, sin perjuicio al argumento de improcedencia de la causa, señala que las marcas contrapuestas no resultan confundibles, siendo posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor respecto a los productos o a su origen empresarial.

   - Finalmente, que la resolución materia de autos “… es correcta y se encuentra arreglada a derecho, toda vez que fue expedida por Órgano Competente, en correcto ejercicio de sus funciones”.

   2.3.3 SANDISK CORPORATION

   Sostiene en su escrito de defensa que se debe considerar que las marcas contrapuestas distinguen productos diferentes de la clase 9.

   Asimismo, arguye que el término FLASH no es genérico en dicha clase, resultando más bien un término distintivo con relación a los productos que identifica.

   De otro lado, señala que las marcas en cuestión coexisten en diversos países del mundo, y de la misma manera pueden hacerlo en Perú.

   Concluye indicando que las marcas contrapuestas no son confundibles entre ellas, pues no poseen similitud gráfica o fonética, motivo por el que solicitan se declare infundada la demanda.

   2.3.4 Apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social

   Presentan recurso de apelación INDECOPI y SANDISK CORPORATION.

   INDECOPI sostiene que la sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema, yerra en cuanto al verdadero contenido de la norma jurídica, dado que hace referencia en su parte considerativa al artículo 136 literal h) de la Decisión 486, el que se refiere al riesgo de confusión con marcas notoriamente conocidas. En este sentido, dicho artículo que sirvió de base para la decisión en la primera instancia judicial, no tiene relación alguna con el caso de autos, dado que la marca COMPAQ registrada no posee la calidad de notoria.

   SANDISK CORPORATION señala que el término FLASH no es genérico para distinguir cartuchos de memoria en estado sólido de la clase 9, sino distintivo en relación con los productos que distingue. Asimismo, alega que la partícula COMPA es un término comúnmente usado en la clase 9, y por ello, la marca solicitada puede coexistir también en dicha clase. De otro lado, añade que la marca solicitada cumple con los requisitos para acceder a registro, y que la marca registrada COMPAQ no es obstáculo para su registro, dado...