PROCESO 63-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 63-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: Sociedad UNCLE BEN’S INC.

Marca: “COUNTRY INN”.

Expediente Interno N° 6883-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 3 de mayo de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad UNCLE BENS’INC.

   Las partes demandadas son: el Director Nacional de Propiedad Industrial (E); el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI); y, el Procurador General del Estado.

   Se considera como terceros interesados del acto administrativo impugnado a las sociedades SUPAN S.A. y MEALS DE COLOMBIA S.A.

2. Acto demandado

   La sociedad UNCLE BEN’S INC., por medio de apoderada, plantea que se declare la nulidad de la resolución administrativa Nº 974170, de 29 de octubre de 1999, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), en la cual se resolvió aceptar las observaciones presentadas por SUPAN S.A. y las de la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.; y, denegar el registro de la denominación “COUNTRY INN” solicitada por la actora.

3. Datos relevantes

   Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales, relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

      - El 16 de julio de 1997, la sociedad UNCLE BEN’S INC., solicitó el registro del signo “COUNTRY INN”, para amparar productos pertenecientes a la clase internacional Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

      - Publicado el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 390, del mes de julio de 1997, se formularon dos observaciones; una, por parte de SUPAN S.A. con fundamento en la marca “COUNTRY FARM”, clase 30 y del nombre comercial “COUNTRY FARM”; y, la segunda, por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. sobre la base de la marca de su propiedad “COUNTRY HILL”, para las clases 29 y 30; y, de la solicitud de registro de la denominación “COUNTRY HILL Diseño” para la clase internacional 32.[2]

      - El 4 de noviembre de 1998, la actora contestó oportunamente las observaciones presentadas contra la solicitud de registro de la denominación “COUNTRY INN”.

      - El Director Nacional de Propiedad Industrial (E) emitió la Resolución N° 974170, de 25 de octubre de 1999 y notificada el 29 de octubre del mismo año, en la cual resolvió aceptar las dos observaciones presentadas y denegar el registro del signo solicitado por la actora por considerar que ésta no cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual; y, por consiguiente, incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

      - UNCLE BEN’S INC. interpuso recurso de plena jurisdicción o subjetivo en contra de la Resolución mencionada.

   2. Demanda

      LA SOCIEDAD UNCLE BEN’S INC., a través de apoderada, manifiesta que no se encuentra conforme con la resolución emitida y, ante este hecho, presenta las siguientes consideraciones:

      a) Conforme demostré en la instancia administrativa, la marca COUNTRY INN de propiedad de UNCLE BEN’S INC. es una marca plenamente susceptible de registro y prueba de ello es que se encuentra registrada en varios países del mundo

      .

      b) Entre las marcas en controversia, existen suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas, en consecuencia, no existe posibilidad alguna de confusión en el público consumidor (…).

      b.1. La Coexistencia de las marcas COUNTRY HILL y COUNTRY FARM de los observantes demuestra que la coexistencia pacífica de ellas es posible, sin ocasionar confusión en el público consumidor; por tanto, también es factible la coexistencia con la marca COUNTRY INN de propiedad de mi representada

      .

      b.2. El término COUNTRY no es susceptible de monopolización por persona alguna y prueba de ello es que como demostré en la instancia administrativa existen varias marcas registradas tanto con la denominación COUNTRY, cuanto con la denominación CAMPO que es la traducción en español de la palabra COUNTRY. En consecuencia, en legítimo derecho corresponde que se conceda el registro solicitado por mi representada

      .

      b.3. Las marcas en controversia están destinadas a proteger clases internacionales diferentes

      .

      Expresa, además, que “(…) en la comparación marcaria no es procedente fraccionar en sus partes componentes para compararlo con los componentes o la desintegración de otro (sic) marca, que es lo que erróneamente a hecho el Director Nacional de Propiedad Industrial, pues la marca solicitada por mi representada no es solamente la palabra COUNTRY sino ‘COUNTRY INN’ conjunto que en su totalidad debió ser apreciado para objeto del cotejo marcario; y, obviamente teniendo en consideración que la marca COUNTRY no es susceptible de registro por persona alguna, prueba de ello es la existencia de varias marcas registradas que comparten este término”.

   3. Contestaciones a la demanda

      La Procuraduría General del Estado, República del Ecuador, por medio de su delegado, contesta la demanda y afirma que “(...) corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio”, por ser el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente.

      Comparece al proceso en mención, según lo señala, “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso” y, señala casillero judicial.

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI), da contestación a la demanda interponiendo las siguientes excepciones:

1. - Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

2. - Se ratifica en la Resolución Nº 974170, materia de la impugnación, por considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, República del Ecuador, en su contestación a la demanda, deduce varias excepciones, entre ellas, la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   Señala que “Comparando las marcas enfrentadas se puede ver que existe semejanzas denominativas capaces de causar confusión en el público consumidor, protegen productos similares encasillados en la misma clase internacional, que se comercializa a través de idénticos canales de distribución y venta al público, por lo que su concurrencia en un ámbito común daría lugar a error o confusión, en base a estos antecedentes, era indispensable declarar la incompatibilidad entre estos signos similares por la relación entre los productos que pretende distinguir y que son susceptibles de causar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, así se puede evitar que las marcas registradas se vean menoscabas (sic) su fuerza distintiva en el mercado por dilución”.

   Finalmente, expresa que la marca solicitada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, además de encontrarse incursa en las prohibiciones constantes en el artículo 83 literal a) de la misma Decisión, razón por la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar las observaciones presentadas y negar el registro solicitado.

   4. Terceros interesados

   La compañía SUPAN S.A., sociedad organizada y existente según el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador, a través de su apoderado manifiesta los antecedentes y hechos relevantes en este proceso y antepone algunas excepciones:

1. - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada.

2. - Niega que existan suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas entre el los signos en conflicto.

3. - Niega que las clases internaciones, de las marcas en controversia, no se encuentren relacionadas entre si.

4. - Niega que existe una coexistencia pacífica de las marcas COUNTRY FARM y COUNTRY INN, solicitada por la accionante.

   Señala registros anteriores de la marca de producto COUNTRY FARM de propiedad de SUPAN S.A. y afianza sus argumentaciones haciendo referencia a jurisprudencia de este Tribunal de los procesos 9-IP-94 y 20-IP-95.

   Agrega que “(…) el signo solicitado COUNTRY INN, a más de reproducir parcialmente la marca registrada por mi mandante COUNTRY FARM, pretende proteger productos que guardan estrecha relación con ésta última, lo que les permitirá concluir, (…), que el signo solicitado por UNCLE’S BEN INC., es irregistrable”.

   Finalmente, sostiene la legalidad de la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial expresando que éste “resolvió la causa apegada (sic) a derecho y en base a los hechos y pruebas pedidas y practicadas dentro de término, por lo que el pedido del accionante es absolutamente injurídico e ilegal”.

   La contestación efectuada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., no consta en...