PROCESO 70-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 70-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación del artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: Sociedad ONEIDA LTD.

Marca: “ONEIDA”.

Expediente Interno N° 2186 MHM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 10 de mayo de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad ONEIDA LTD.

   Las partes demandadas son: el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad TEXTILES SWANTEX S.A.

2. Acto demandado

   La sociedad ONEIDA LTD., a través de apoderado, plantea que se declare “la ilegalidad del acto administrativo impugnado y, como consecuencia de ello, (…) la nulidad (…)” de la resolución administrativa Nº 0944579, de 5 de mayo de 1995 y notificada el 26 de junio del mismo año, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la cual resolvió “Que la marca de fábrica de TEXTILES SWANTEX S.A., protege vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas clase internacional No. 25; mientras que la marca de la compañía ONEIDA LTD., protege los productos de la clase internacional No. 8, el riesgo para la confusión no existe, los productos protegidos por las marcas en controversia son diferentes, tanto en su naturaleza como en su destino final”; y, por lo tanto, decide “Rechazar la observación y ordena (sic) la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica en referencia, previo el cumplimiento de las formalidades legales correspondientes”.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

      - “El 20 de enero de 1993 TEXTILES SWANTEX S.A. solicitó el registro de la marca de fábrica ONEIDA bajo el No. 36676-93 para proteger ‘Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas’, en la Clase Internacional No. 25”.

      - “El 21 de febrero de 1994, ONEIDA LTD, presentó observaciones contra la solicitud de registro de la marca ONEIDA, fundamentándose en:

   1. Que la denominación solicitada no es susceptible de registro alguno, puesto que contraviene a lo dispuesto en el Art. 81 de la Decisión 344 (…).

   2. (…) el signo solicitado presenta los impedimentos establecidos en el Art. 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

   3. Que ONEIDA LTD. es propietaria de la famosa y notoriamente conocida marca ONEIDA, que protege ‘vajillas, vajillas huecas, vajillas llanas; cuchillos de mesa y cuchillería, bien sean de metales preciosos, plateados o de metales no preciosos’, registrada en el Ecuador con No. 385-47, el 1ro de julio de 1947 (…) y renovada por última ocasión con el No. 2330 el 16 de julio de 1992.

   4. Que la marca ONEIDA, solicitada por TEXTILES SWANTEX S.A. es idéntica a la marca de ONEIDA LTD. Esta indiscutible igualdad, aún cuando la marca solicitada pretende proteger productos de distinta clase internacional que los protegidos por la marca ONEIDA registradas con anterioridad en el Ecuador y en varios países del mundo por ONEIDA LTD., determinaría que el registro y consecuente uso del signo solicitado, induciría al público a error y engaño, (…).

      (…) si en el mercado aparecieran productos de distinta clase internacional, tales como vestidos, el público consumidor pensaría erradamente que son fabricados y provienen de ONEIDA LTD. Y que, por ende, tienen la garantía de ser de gran calidad.

      (…)

      e) El 23 de mayo de 1994, TEXTILES SWANTEX S.A. contestó las observaciones, negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma (…). Adicionalmente, TEXTILES SWANTEX S.A. propuso llegar a un acuerdo mediante el cual se limitaría la especificación de artículos protegidos por la marca ONEIDA a única y exclusivamente ‘medias para mujer y ropa íntima femenina’. Clase Internacional 25”.

      - “Mediante providencia de 27 de mayo de 1994, notificada el 22 de junio de 1994, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, corrió traslado de la contestación y la propuesta de TEXTILES SWANTEX S.A.”

      - “El 13 de julio de 1994, ONEIDA LTD. manifestó no encontrar aceptable el acuerdo propuesto por cuanto la compañía ONEIDA LTD. gasta anualmente algunos millones de dólares en anuncios, distribución, mercadeo y promoción de la marca de fábrica ONEIDA, po (sic) lo que la misma es de gran reconocimiento a nivel internacional. En consecuencia, cualquier uso de la marca ONEIDA en bienes de consumo, particularmente en aquellos seleccionados por mujeres, podría diluir el valor de la famosa y notoriamente conocida marca ONEIDA, lo cual causaría grave (sic) perjuicios a ONEIDA LTD.”(resaltado en el texto).

      - “Mediante escrito de 2 de septiembre de 1994, ONEIDA LTD. presentó la declaración juramentada (…) del Gerente de la División Internacional de la compañía ONEIDA LTD. Junto a dicha declaración constan varios documentos que demuestran la fama y notoriedad de la marca ONEIDA.

      (…)”.

      - “Mediante acto administrativo de 5 de mayo de 1995, notificado el 26 de junio de 1995 (…)”, el Director Nacional de la Propiedad Industrial emitió la Resolución No. 0944579 en la cual resuelve rechazar la observación formulada y ordenar la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica en referencia.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      La sociedad ONEIDA LTD., constituida y organizada conforme a las leyes de la República del Ecuador, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

      Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Manifiesta que en la resolución impugnada, “se ha violado expresamente el Art. 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344”.

      Indica que el acto administrativo impugnado “se aparta tanto de lo establecido en normas expresas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuanto del elemental principio de protección a las marcas famosas y notoriamente conocidas (…)”.

      Señala “que la marca solicitada ONEIDA es idéntica a la marca ONEIDA, previamente registrada en Ecuador por ONEIDA LTD., así como en varios países del mundo, marca famosa y notoriamente conocida”.

      Agrega que “una marca famosa se encuentra ya en la mente del público consumidor (…), con independencia de los productos que se protejan”.

      Observa que “si vemos ropa con una marca famosa y notoriamente conocida, como ONEIDA, pensaremos que tal producto tiene alguna vinculación con ONEIDA LTD. Al no tenerla, y producirse el efecto señalado en el público consumidor se permite que el productor de tal ropa (en este caso, TEXTILES SWANTEX S.A.), se beneficie ilícitamente de la fama, notoriedad y prestigio de la marca ONEIDA, y que ONEIDA LTD. sea afectada por la dilución en la fuerza distintiva que sufrirá la marca ONEIDA”.

      Asimismo, manifiesta que “Debe tenerse muy en cuenta que es común que las compañías promocionen los productos a través de artículos que están comprendidos en la Clase Internacional 25, tales como camisetas, o gorras. Por ello, el público consumidor, al ver artículos de la Clase 25 bajo la marca ONEIDA, sufrirá confusión y pensará inevitablemente que tales productos tiene (sic) vinculación con ONEIDA LTD.”.

      Concluye que “la marca ONEIDA de ONEIDA LTD. es famosa y notoriamente conocida, (…) por lo tanto, no puede registrarse una marca idéntica a ella, aún cuando protege productos de distinta clase”.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, en su contestación a la demanda, deduce varias excepciones:

1. LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, pues “guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial”.

2. NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA, “niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda (…)”.

3. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PREVIA, a fin de que se suspenda el proceso y se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos pertinentes.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, en su contestación a la demanda deduce varias excepciones:

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

2. Legalidad y validez de la Resolución impugnada, pues “guarda conformidad con lo que disponen el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es válida y legal”.

   Finalmente, concluye “Que la marca ONEIDA, no contraviene ninguna disposición legal, que entre los productos que protegen las marcas que se encuentran en controversia no...