PROCESO 44-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 44-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 89 de la misma Decisión. Signo: DISEÑO (mixto). Actor: OFFSETEC S.A. Proceso interno Nº 7416-LR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de mayo del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez, relativa a los artículos 81, 82 literales a), b), d), e), g), h), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 7416-LR.

El auto de 29 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 076-TCA-DQ-1S-LR de 21 de febrero de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es la compañía OFFSETEC S.A. y demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI y el Procurador General del Estado.

b) Hechos

El 16 de julio de 1996, la compañía OFFSETEC S.A. solicitó el registro como marca del signo “DISEÑO” (mixto), consistente en “el diseño estilizado de un libro abierto de color amarillo en cuyo interior se aprecian las palabras ‘PÁGINAS AMARILLAS’ en color negro y sobre el cual aparece el diseño transversal de un auricular de teléfono, todo ello enmarcado dentro de un cuadrado de color negro”, para distinguir servicios de la Clase 35. (Clasificación Internacional de Niza, Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina). El extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 378, correspondiente al mes de julio de 1996. El 16 de diciembre de 1997 la sociedad EDINA S.A. presentó observación sin dar mayores explicaciones. En la misma fecha, la compañía UNIVENSA S.A. presentó observación argumentando que el signo “DISEÑO” se encuentra dentro de las prohibiciones de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344.

Por Resolución N° 973546 del 21 de septiembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó las observaciones presentadas por EDINA S.A. y UNIVENSA S.A. y negó el registro del signo “DISEÑO”. La compañía OFFSETEC S.A. interpuso recurso de reposición.

Por Resolución Nº 975647, del 9 de febrero del 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial revocó la Resolución N° 973546, y concedió el registro del signo “DISEÑO” (mixto) destinado a proteger los servicios comprendidos en la Clase Internacional 35. Sin embargo en la emisión del título 1156-00 “se determina explícitamente que NO se conceden derechos de exclusividad sobre ‘PÁGINAS AMARILLAS’”.

c) Fundamentos de la demanda

El demandante presenta Acción Subjetiva o de Plena Jurisdicción “…a fin de que en sentencia se ordene la modificación del título de registro de la marca DISEÑO, N° 1156-00, emitido con fecha 7 de junio de 2000, a fin de que refleje la solicitud de registro de la marca ‘DISEÑO’ y sea consecuente con la resolución No. 975647 del 15 de febrero del 2000 (sic) emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial”. Indica que el registro de su signo consiste en “el diseño estilizado de un libro abierto de color amarillo en cuyo interior se aprecian las palabras ‘PÁGINAS AMARILLAS’ en color negro y sobre el cual aparece el diseño transversal de un auricular de teléfono, todo ello enmarcado dentro de un cuadrado de color negro”.

Sostiene que la Resolución Nº 973546 denegó el registro del signo “DISEÑO”, trámite No. 70156-96. Los puntos a los que se contrae la negativa del registro son los siguientes: … la supuesta genericidad y descriptividad del signo solicitado … El hecho de que mediante resolución de fecha precedente se habría concedido al solicitante el registro del diseño objeto de la presente solicitud”. Indica que su recurso de reposición se basó en: “Ratificar el hecho de que el signo ‘DISEÑO’ era distinto a aquel previamente conferido, también denominado ‘DISEÑO’, trámite 70156-96, pero que hacía referencia a una marca gráfica, exclusivamente consistente en el diseño del libro referido en el párrafo primero anterior y respecto del cual en la respectiva solicitud de registro se dejó expresa constancia de que no se reivindicaba titularidad sobre los términos ‘PÁGINAS AMARILLAS’ … Demostrar que la denominación ‘PÁGINAS AMARILLAS’ no constituye un término genérico y descriptivo, además de que dicha denominación se encuentra registrada en varios países”.

El actor al referirse al título de registro Nº 1156-00 dice que: “… en dicho título de registro se determina explícitamente que NO se conceden derechos de exclusividad sobre ‘PÁGINAS AMARILLAS’ … es decir al emitir el acto administrativo … el Director Nacional de Propiedad Industrial reformó un acto administrativo que se encontraba firme y que el mismo lo había emitido meses atrás al resolver el recurso de reposición interpuesto … Y no solo … reformó un acto administrativo firme sin tener facultad para ello, sino que otorgó el registro de la marca ‘DISEÑO’ modificando las características y el contenido del signo solicitado por OFFSETEC S.A. De conformidad con la Decisión 344 … la oficina nacional competente … tiene facultad de otorgar o negar el registro de un signo marcario, más no de modificarlo para conceder su registro. Conforme el art 89 de la citada Decisión, la modificación del signo solamente puede ser sugerida por la oficina nacional competente para que procede debe ser aceptada por el peticionario …”

d) Contestación a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda, y dice: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda … Me ratifico en el título de registro de la marca ‘DISEÑO’, Nº 1156-00, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional … Al momento de declarar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda …”

El Director de Patrocinio delegado del Procurador General del Estado, comparece “… en defensa de los intereses de la institución demandada …Con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa …”

El Director Nacional de Propiedad Industrial, no contesta la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a), b), d), e), g), h), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado...