PROCESO 48-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 48-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58, literal f), y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 82, 83, literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 4976-98 L. Y. M. Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED Marca: “AZETATE” (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de mayo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de marzo de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED.

   Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR.

   PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

   Tercero interesado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

   B. DATOS Relevantes.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad WELLCOME FOUNDATION LIMITED solicitó el 17 de octubre de 1991 ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el registro del signo denominativo AZETATE para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 28126.

      2. La sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, el 27 de mayo de 1992 presentó observaciones al registro del signo AZETATE, con base en la marca denominativa A.Z.T., para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 0961892 del 28 de noviembre de 1997, resolvió aceptar las observaciones formuladas y denegó el registro del signo AZETATE.

      4. La sociedad WELLCOME FOUNDATION LIMITED presentó, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, recurso de subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos:

      1. La sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED es la titular de la marca AZT, ya que la tiene inscrita en Ecuador bajo el certificado 412-94 del 4 de febrero de 1994, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Por lo anterior, la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION no es la titular de la marca AZT. Dicha sociedad intentó registrar la marca A.Z.T., pero el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual declaró abandonada dicha solicitud.

      3. La sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, en consecuencia, no tiene ningún derecho a oponerse al registro de la marca AZATATE, con base en la marca A.Z.T.

      4. El Director de Propiedad Industrial cometió un grave error y actuó en contravía de las normas que rigen la materia, ya que no existe la marca A.Z.T. en cabeza de la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

      5. El artículo 102 de la Decisión 344 dispone: “el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Por lo tanto, la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION careció de todo derecho para oponerse al registro de la marca en cuestión.

      6. En el presente caso, la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION presentó la solicitud de registro del signo A.Z.T. el 8 de octubre de 1993, es decir, dos años después de presentada la solicitud de registro de la marca AZETATE. Por tal motivo, la Resolución impugnada contradice lo estipulado en el artículo 94, literal b) de la Decisión 344, que establece que la oficina nacional competente no tramitará las observaciones que se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa.

      7. La denominación AZETATE es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

   3. La contestaciOn a la demanda.

      a. contestación por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

      El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera:

      Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      Me ratifico en la Resolución 0961892, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda…

      .

      1. Contestación por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

         Según el informe del Juez Consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda.

      3. Contestación por parte de la Procuraduría General del Estado.

         Aparece del informe del Juez Consultante, que la Procuraduría General del Estado contestó la demanda de la siguiente manera:

         Expresa que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio; y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios, comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo

         .

      4. Contestación por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

         Según el informe del Juez Consultante, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca no contestó la demanda.

      5. Contestación por parte de la sociedad Zodiac Internacional Corporation.

         La sociedad Zodiac Internacional Corporation, tercera interesada en las resultas del proceso, como se desprende del informe del Juez Consultante, no contestó la demanda.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81, 82, 83, literal a), 87, 88, 93, 94, literal b), y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 56, 58, literal f) y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa sustancial vigente al momento de presentarse la solicitud de registro del signo AZETATE.

   Se interpretarán, igualmente, los artículos 82, 83, literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas procesales vigentes al momento en que la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION presentó observaciones a la solicitud de registro del signo AZETATE.

   Asimismo se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   Decisión 85

   Artículo 56

   Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

   (…)

   Artículo 58

   No podrán ser objeto de registro como marcas

   :

   f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

Artículo 72

El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Decisión 313

Artículo 82

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.

Artículo 83

La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos

:

2. “Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”;

(…)

Decisión 344

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión

.

4. Consideraciones.

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   2. Requisitos para el registro de marcas en el régimen de la Decisión 85.

   3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud en el régimen de la Decisión 85.

   4. Reglas para el cotejo marcario.

   5. Comparación entre signos denominativos.

   6. Derecho al uso exclusivo de una marca en el Régimen de la Decisión 85.

   7. Legitimación para presentar observaciones en el...