PROCESO 45-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 45-IP-2006

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 13 literales c) y d), 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 34, 44, 45 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad WARNER LAMBERT COMPANY.

Patente: “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO”.

Expediente Interno Nº 2003-00354.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 23 de febrero de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 31 de marzo de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY y la parte demandada es la Nación colombiana, Ministerio de Desarrollo Económico, por medio de su entidad adscrita, la Superintendencia de Industria y Comercio. No hay tercero interesado en esta causa.

2. Actos demandados

   La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución Nº 39006, de 29 de noviembre de 2002, por medio de la cual la Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO” solicitada por WARNER LAMBERT COMPANY en el expediente administrativo 95-058014;

   - Resolución Nº 06475, de 7 de marzo de 2003, proferida por la Superintendente de Industria y Comercio (E) mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución anterior.

   Solicita, adicionalmente, como restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la patente solicitada; y, de considerarse que no es posible otorgar todas las reivindicaciones solicitadas, que se otorgue la patente de invención a las reivindicaciones que en nada afecten el nivel inventivo de la patente solicitada.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

      - El 7 de diciembre de 1995, WARNER LAMBERT COMPANY solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de patente de invención denominada: “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO”, que describió como refrescantes del aliento de larga duración, sin sabor amargo, que comprenden: una goma base, un agente voluminizador y una composición refrescante compuesta por mentol y una carboxamida de p-mentano N-sustituida. La solicitud de la invención también estaba dirigida a las composiciones de confitura que contienen estos elementos y a los métodos para preparar la goma de mascar. Dentro de la petición se incluyeron algunas reivindicaciones junto al capítulo descriptivo.

      - El 23 de enero de 1996, el examinador jurídico de patentes de la División de Nuevas Creaciones realizó el primer examen de forma e hizo algunas observaciones.

      - El 26 de febrero de 1996 fueron contestadas las observaciones por la parte solicitante y “sustentadas con verdaderos argumentos técnicos y de orden legal”.

      - El 31 de agosto de 1998, el examinador jurídico de patentes de la División de Nuevas Creaciones, una vez realizado el segundo examen de forma, hizo requerimientos de orden técnico y legal; éstos fueron contestados y sustentados por la solicitante mediante escrito radicado el 22 de febrero de 1999.

      - El 31 de marzo de 1999, el extracto de la solicitud de patente fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 475, sin que fueran presentadas observaciones a la solicitud, por lo tanto, el expediente pasó a estudio de fondo para decidir sobre su concesión o rechazo.

      - El 6 febrero de 2001, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones, mediante oficio Nº 124, expidió el concepto técnico 1891 y otorgó un término de 60 días, contado a partir de la fecha de notificación, para dar respuesta al requerimiento, ya que consideró que el producto solicitado afectaría la novedad y el nivel inventivo de las reivindicaciones consignadas en los documentos GB 2233873 de 23 de enero de 1981 y WO 94/21135 de 29 de septiembre de 1994.

      - La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY sostuvo que “Las observaciones contenidas en el examen de patentabilidad fueron contestadas y sustentadas con verdaderos argumentos técnicos y de orden legal luego de haber solicitado una prorroga (sic) de los términos procesales y encontrándonos dentro de la oportunidad legal (…)”.

      - La sociedad actora informó, además, que modificó las reivindicaciones 1, 15, 26 y 27 limitando la cantidad de mentol en la goma de mascar y la confitura entre 0,7% y 2% para diferenciarlos del arte previo y desistió de la reivindicación 8.

      - El 29 de mayo de 2002, la Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 39006, resolvió negar el otorgamiento de la patente solicitada por considerar que ésta no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

      - El 13 de enero de 2003, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY interpuso el recurso de reposición contra la Resolución No. 39006 de 29 de mayo de 2002, insistió en la solicitud del otorgamiento de la patente y aseveró que las objeciones respecto a la claridad de lo reivindicado en relación a la subordinación de las reivindicaciones 15 y 24 a las reivindicaciones 14 y 23 fueron planteadas tardíamente, sin permitirle hacer las correcciones respectivas ni ejercer su derecho de defensa.

      - El 7 de marzo de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio (E) resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución No. 06465, y confirmó la decisión de negar la patente solicitada.

   2. Escrito de demanda

      La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, organizada y existente de acuerdo con las leyes de Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente.

      Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Expresa que “Se violaron los artículo (sic) 14, 16 y 18 de la mencionada Decisión 486 expedida por {la} Comisión de la Comunidad Andina, por que (sic) de conformidad con ellos la administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, con nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial”. Asimismo, señala que se violó el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo.

      El consultante informa que, como fundamentos de derecho, la actora sostiene lo siguiente: “La actuación acusada contraviene lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) según el cual los países miembros otorgan patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, pues se consideró erróneamente, apartándose de este precepto, que la invención carecía de nivel inventivo. Así, las autoridades omitieron cumplir su deber de otorgar la patente de invención cuando se cumplen todos los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa”.

      Como prueba de la procedencia de la solicitud se tiene que la patente de las composiciones masticables que refrescan el aliento, que comprenden mentol y carboxamida de p-mentano y N-sustituida (sic) ha sido registrada en 16 países

      .

      El artículo 16 de la misma Decisión señala que una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. (…) En el estado de la técnica no existía ninguna patente de productos con los mismos componentes, en las mismas proporciones. Los límites y variaciones que sufren los volúmenes de los elementos hacen que se trate de una composición especial que posee la naturaleza inventiva requerida; el efecto refrescante sinergístico que producen el mentol y la carboxamida de p-mentano N-sustituida en las cantidades especificadas no se deduce en forma obvia del estado de la técnica. Lo anterior desvirtúa, a su vez, la identidad con las patentes consideradas similares

      .

      Por lo mismo también se incurre en violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic), a cuyo tenor un procedimiento tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente no hubiese resultado obvio, ni hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica

      .

      La equivocada interpretación del procedimiento impidió que se hiciera efectivo el derecho reconocido legalmente a la actora. La Superintendencia de Industria y Comercio, por apoyarse en argumentos antitécnicos e...