PROCESO 11-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 11-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 154, 190, 191, 192, 243, literales a), b), y c), 258, 259, literales a), b) y c), 267, 268 y 269, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, Cuenca, República del Ecuador. Expediente interno N° 233-2004. Actor: CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO. Nombre Comercial: “VELAS IMPERIALES”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, Cuenca, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO

   Demandados: EDUARDO SALAZAR PACHECO Y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA.

   B. datos RELEVANTES.

   1 Hechos:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes:

   1. Los padres del señor Carlos Olmedo salazar Pacheco iniciaron un negocio de velas muchos años atrás; utilizaron el signo mixto “VELAS IMPERIALES” para identificar sus actividades económicas.

   2. El signo “VELAS IMPERIALES” nunca fue registrado como marca. No obstante lo anterior, mediante la figura del nombre comercial, los derechos sobre dicho signo se adquirieron con su primer uso.

   3. El señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, después del fallecimiento de su padre y a partir de 1990, comenzó a adquirir los derechos que cada uno de sus hermanos tenía sobre el negocio, consolidándose como único dueño de toda la actividad económica.

   4. Desde 1990 el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, de manera pública, continua y de buena fe, ha venido utilizando el nombre comercial “VELAS IMPERIALES” para identificar sus actividades económicas.

   5. Los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO (hermano del demandante) y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA (sobrino del demandante), el 21 de marzo de 2003 solicitaron el registro como marca del signo denominativo “VELAS IMPERIALES”.

   6. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial – IEPI, mediante Resolución N° 29604-03, concedió el registro como marca del signo “VELAS IMPERIALES”.

   7. Contra dicho acto administrativo el demandante interpuso un recurso administrativo de revisión, que en estos momentos se encuentra en trámite. El recurso se sustentó en que el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO es titular desde 1990 del nombre comercial “VELAS IMPERIALES”, para identificar actividades relacionadas con la comercialización de velas.

   8. Los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA comercializan velas identificadas con el signo “VELAS IMPERIALES” + logotipo; utilizan, entonces, una marca diferente a la que fue concedida por la Oficina de Registro Marcario y, además, idéntica a la que ha venido utilizando el demandante, es decir, comercializan sus productos con los mismos empaques, cajas de presentación y etiquetas que ha venido utilizando el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO desde muchos años atrás.

   9. Por tal motivo presentó demanda de competencia desleal en contra de los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA.

      2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      El actor soporta su demanda en lo siguiente:

   1. La falta de registro del signo “VELAS IMPERIALES” no implica desprotección jurídica para el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, ya que él posee un derecho sobre el nombre comercial “VELAS IMPERIALES”. Los derechos sobre los nombres comerciales se adquieren con su primer uso, tal y como lo dispone el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además, el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que: “El nombre comercial será protegido sin obligación de registro”

   2. De manera paulatina, el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO adquirió los derechos y acciones de la maquinaria y del negocio en general identificado con el signo “VELAS IMPERIALES”, siendo en la actualidad la única persona que continuó con el uso efectivo y real del signo.

   3. Mediante el contrato de compraventa celebrado entre el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO y los señores Eduardo Salazar Pacheco y su cónyuge, se transfirió al primero, junto con la maquinaria, la razón social de “VELAS IMPERIALES”.

   4. El demandado, Eduardo Salazar Pacheco, como consecuencia de la transferencia de la maquinaria a favor del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, dejó de utilizar el nombre comercial “VELAS IMPERIALES” y diseño de etiqueta; por lo tanto, perdió cualquier derecho sobre el mismo y reconoció titularidad de este signo a nombre del demandante. En consecuencia, en la actualidad no puede reclamar prerrogativas sobre el mismo, amparándose en un supuesto derecho de sucesión.

   5. De conformidad con el artículo 258 de la Decisión 486, los demandados vienen ejecutando actos de competencia desleal, por las siguientes razones:

      • El inciso segundo del artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, dispone que los actos de competencia desleal pueden referirse a marcas, estén o no registradas, y a presentaciones de productos.

      • Los demandados vienen comercializando velas con la marca “VELAS LA LIBRA IMPERIAL”, semejante al signo “VELAS IMPERIALES” del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO. La imitación con el propósito de causar confusión se traduce en los siguientes aspectos:

      ▪ Imitación de los empaques de color blanco que cubren las velas.

      ▪ Imitación de la etiqueta característica integrada por un barco con una bandera con los colores de la bandera de Ecuador.

      ▪ Imitación de los colores tanto en la parte gráfica como de las palabras.

      ▪ Imitación de los bordes integrados por ramas de árboles.

      ▪ Imitación de los mismos aspectos detallados en los ítems anteriores, en las cajas grandes del producto.

      ▪ Imitación parcial del signo “VELAS IMPERIALES”.

      • La competencia desleal efectuada por los demandados, radica además en que con su actuación asocian el origen empresarial de las velas comercializadas por ambas partes, tanto en el consumidor como en los medios comerciales. Lo anterior provoca un perjuicio económico al señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO.

      • Los demandados han informado a los clientes del demandante que la fábrica de “VELAS IMPERIALES” ha sido dividida, y que en estos momentos son los únicos dueños de la misma. Lo anterior evidencia su mala fe.

      • El derecho a la libre elección del consumidor es afectado por la conducta de los demandados, ya que a través de los actos de confusión por imitación, se pretende inducirlo a confusión y a error con el propósito de incrementar el volumen de ventas.

   6. El artículo 259 de la Decisión 486, establece la existencia de competencia desleal por cualquier acto y por cualquier medio que ocasione confusión respecto de los productos y de la actividad comercial de un competidor, sin exigir la existencia previa de un registro y, por lo tanto, la conducta de los demandados se adecua a lo descrito por la norma.

      3. La contestación a la demanda.

      Conforme al informe del Juez Consultante, los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA, se opusieron a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

   1. Por el hecho de la muerte de los antiguos titulares del nombre comercial “VELAS IMPERIALES”, se transfirió dicho nombre a todos sus herederos.

   2. Algunos documentos aportados al proceso, como permisos de importación o constancias de pago del IVA, en donde aparece vinculado el nombre comercial “VELAS IMPERIALES” y el nombre del demandante, son documentos que se tramitaron a nombre de CARLOS SALAZAR PIEDRA, padre del demandante, y en algunos se ha utilizado el RUC de éste último.

   3. Que el demandante pretenda apoderarse de la exclusividad del uso del nombre comercial, constituiría un acto de mala fe, en detrimento de los intereses de los demás copropietarios.

   4. La utilización del nombre comercial “VELAS IMPERIALES” en las condiciones que ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir, personal, público, continuo y efectivo, no se da en el presente caso.

   5. Los argumentos del demandante no son consistentes, ya que desde el año 1986 hasta el 2004 han coexistido en el mercado signos similares para identificar los mismos productos, tales como “VELAS IMPERIO”, “VELAS EMPERADOR” y “VELAS IMPERIO REAL”, sin que haya manifestado nada al respecto.

   6. No existe fundamento jurídico para declarar próspera la demanda, ya que ésta en últimas se dirige contra la Resolución N° 29604–03 del 14 de agosto de 2003, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca “VELAS IMPERIALES”, cumpliendo y acatando las normas vigentes sobre la materia.

   7. No existe documento alguno en el que conste de manera directa o indirecta, la voluntad de transferir a nombre del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO el nombre comercial “VELAS IMPERIALES”. Los contratos existentes simplemente transfieren cuotas de derechos y acciones sobre maquinaria que sirve para la fabricación de velas.

      4. Demanda de Reconvención.

      Los demandados, con fundamento en el artículo 298 de la Ley de Propiedad Intelectual...