PROCESO No. 017-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 017-IP-2006

Interpretación Prejudicial del inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y de oficio, del artículo 81 de la misma norma. Proceso Interno Nº 1172-2004. Actor: El INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Marca: APROLAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los tres días del mes de mayo del año dos mil seis.

VISTOS:

El oficio Nº 311-2005-SCS-CS, de 13 de diciembre de 2005, mediante el cual, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 1172-2004.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 08 de marzo de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es El INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, mientras que el tercero interesado es la sociedad LABORATORIOS AC FARMA S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 26 de noviembre de 1999, LABORATORIOS AC FARMA S.A., de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación APROLAC, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional (Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas), a la cual formuló observación SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD., de Bermuda, en base a la titularidad del registro de la marca APRONAX para distinguir productos también de la clase 5, argumentando la existencia de similitud gráfica y fonética.

   Mediante Resolución Nº 006374-2000/OSD-INDECOPI de 25 de mayo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca. Determinó que cada uno de los signos sub materia cuentan con “características y elementos propios que los diferencian plenamente” y por lo tanto, no existe riesgo de confusión. Asimismo, concluyó que si bien ambos signos comparten el prefijo “APRO”, el cual es de uso común en la clase 5, y la vocal A en la segunda sílaba, estos se diferencian debido a la presencia de las letras L y C, cuya pronunciación es distinta a la de las letras N y X de la marca registrada.

   Con fecha 15 de junio de 2000, SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD. interpone recurso de apelación, indicando que el término APRO no constituye un término de uso común, sino que es frecuentemente utilizado en la conformación de diversas marcas en la clase 5, por lo que debe formar parte esencial del examen comparativo a realizarse entre los signos.

   Con fecha 21 de noviembre de 2000, el Tribunal de INDECOPI, mediante Resolución Nº 1546-2000/TPI-INDECOPI, confirma la Resolución de primera instancia, otorgando el registro de marca, ello basado en la conclusión que el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición contemplada en el artículo 83, inciso a) de la Decisión 344.

   SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD. interpone demanda contencioso-administrativa ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la invalidez e ineficacia de la resolución administrativa arriba mencionada.

   Mediante Sentencia de fecha 10 de julio de 2003, la Sala Civil declara fundada la demanda y en consecuencia nula de Resolución emitida por INDECOPI, asimismo, dispone que se cancele el registro de la marca APROLAC, ya que a su criterio, “desde el punto de vista gráfico y fonético, son mayores las semejanzas que las diferencias existentes entre las marcas, resultando por ende confundible, aquello cuyo registro fue obtenido con posterioridad”.

   El INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, con fecha 19 de setiembre de 2003, interpone recurso de apelación ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, quien remite la interpretación judicial.

2. Fundamentos de la demanda

   El demandante argumenta que las reglas de confundibilidad que establece la norma no han sido respetadas por la instancia administrativa. Sostiene que, las marcas protegen los mismos productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional, y dado que los productos distinguidos son farmacéuticos, se debió realizar un examen riguroso, debido a las graves consecuencias que para la salud humana puede causar la confusión entre éstos.

   Asimismo, agrega que “ser suficientemente distintivo significa que, el signo solicitado puede servir para que el público distinga un producto determinado entre un universo de idénticos o similares productos fabricados por terceros. No son distintivos los signos muy simples o muy complejos que por ende carecen de capacidad distintiva y aquellos que son confundibles con otros previamente registrados o solicitados para distinguir productos iguales o semejantes (…)” y en este sentido, la marca APROLAC es confundible con la marca APRONAX, dadas las evidentes similitudes gráficas.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

   Alega que, en aplicación a los criterios que establece la norma nacional, la autoridad administrativa consideró que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor, y por lo tanto, el signo solicitado, no se encuentra comprendido en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344, por lo que la resolución impugnada se encuentra arreglada a ley, lo que determina que la demanda deviene...