PROCESO No. 20-IP-2006

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 20-IP-2006

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 95 y 113 eiusdem, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: señora MARÍA DEL CARMEN BALLEN BECORENA.

Caso: marca “NEXELL”.

Expediente Interno: No. 172-2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de abril del año dos mil seis.

VISTOS

La providencia dictada el 9 de noviembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 172-2004), en la cual se declara, con fundamento en el artículo 123 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “deviene en necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial a efectos de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 … de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 … así como cual debe ser la debida aplicación de dicho dispositivo al caso sub examine, con el fin de coadyuvar a dilucidar la presente controversia”, por lo que “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente, con conocimiento de los sujetos procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 9 de enero de 2005, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones:

  1. De los hechos que se desprenden de la demanda y de otros escritos

    En la “DEMANDA DE IMPUGNACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)”, formulada ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú por la señora MARÍA DEL CARMEN BALLEN BECORENA, a fin de que se declare, en lo principal, “LA INVALIDEZ de la Resolución No. 352-2001/TPI-INDECOPI, emitida por Tribunal (sic) de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, la cual confirma la Resolución No. 1284-2000/OSD-INDECOPI/EXP-68884-1998 que declaró fundada la solicitud de nulidad del registro de la marca NEXELL y logotipo, inscrita bajo certificado No. 24786 a mi favor, por haberse violado mi derecho de defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso”, se alega que “Con fecha 14 de junio de 1995, la empresa TRANSNET DEL PERU S.A., solicitó el registro de la marca NEXTEL y logotipo para distinguir productos de la clase 9 de la nomenclatura Oficial … Dicha solicitud fue concedida el 20 de octubre de 1995”; que “Con fecha 3 de julio de 1995, solicité ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, el registro de la marca NEXELL y logotipo, para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial luego del examen respectivo, con fecha 01 de abril del año 1996 la OSD resolvió otorgarme la titularidad sobre la marca NEXELL extendiéndose el certificado No. 24786”; que “Con fecha 25 de marzo de 1998, TRANSNET DEL PERU S.A. celebró un contrato por el cual transfirió la marca NEXTEL a la empresa NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Dicho contrato fue inscrito con fecha 21 de octubre de 1998”; que “Con fecha 24 de agosto de 1998, NEXTEL COMMUNICATIONS, INC., de Estados Unidos de Norteamérica, solicitó la nulidad del registro de la marca NEXELL y logotipo inscrita a mi favor con Certificado No. 24786”; que “Mediante Resolución No. 1284-2000/OSD-INDECOPI, de fecha 31 de enero del 2000, la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI resuelve el referido conflicto de intereses (…) A pesar de desestimar cada uno de los petitorios contenidos en la denuncia la resolución de INDECOPI bajo análisis, sorprendentemente, declaró fundada la solicitud de nulidad de marca …”, pues “Considerando que en el transcurso del procedimiento NEXTEL COMMUNICATIONS INC. había formalizado la adquisición de la marca NEXTEL registrada originalmente a favor de TRANSNET DEL PERU S.A. la OSD consideró conveniente volver a analizar lo referido al riesgo de confusión existente entre las marcas NEXTEL y NEXELL las cuales coexistían en el mercado desde el 01 de abril del año 1996. De ese análisis se consideró que dichas marcas eran similares al grado de inducir a error … En este orden de ideas, basándose en un argumento que jamás constituyó un punto controvertido del procedimiento la OSD dispuso de oficio la nulidad del registro de la marca NEXELL”; que “Con fecha 3 de marzo del 2000 interpusimos apelación contra la resolución antes detallada …”; y que “Mediante Resolución de fecha 11 de abril de 1998 (rectius 2001), el Tribunal de defensa del INDECOPI (segunda instancia administrativa) (…) confirmó dicha Resolución que declara fundada la acción de nulidad”.

    Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 172-2004” (folio 185), la “SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EXPEDIDA POR LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (…) declara INFUNDADA la demanda …”, el 7 de julio de 2003.

    Por último, obra en el expediente el recurso de apelación ejercido por MARÍA DEL CARMEN BALLEN BECORENA contra la sentencia de la citada Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú (folios 142 a 175).

  2. Del texto de la resolución impugnada

    La Resolución Nº 352-2001-TPI-INDECOPI, del 11 de abril de 2001, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala como “CUESTIÓN EN DISCUSIÓN”, determinar “Si la Resolución Nº 1284-2000/OSD-INDECOPI de fecha 31 de enero del 2000 … se encuentra incursa en alguna causal de nulidad de procedimiento … De ser el caso: - Cuál es la ley aplicable al presente caso sobre nulidad de registro de marca. - Si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto NEXELL y logotipo se contravino lo dispuesto en las normas vigentes a esa fecha”. De la Resolución mencionada se desprende, entre otras consideraciones, que “María del Carmen Ballen Becorena es titular de la marca de producto conformada por el logotipo constituido por la denominación NEXELL escrita característicamente, en los colores fucsia y gris, conforme al modelo, que distingue equipos de procesamiento de datos y periféricos y demás de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, solicitada con fecha 3 de julio de 1995 y registrada el 1º de abril de 1996 bajo certificado Nº 24786, vigente hasta el 1º de abril del año 2006”; que “Nextel Communications, Inc. es titular de las siguientes marcas que le fueron transferidas por Transnet del Perú S.A.: - NEXTEL, que distingue equipos de grabación, transmisión o reproducción de imágenes y/o sonidos y demás de la clase 9 … solicitada con fecha 14 de junio de 1995 por Transnet del Perú S.A. (Perú) y registrada el 20 de octubre del año 1995 … - Denominación NEXTEL escrita en letras características, conforme al modelo, que distingue equipos de grabación, transmisión o reproducción de imágenes y/o sonidos y demás de la clase 9 … solicitada con fecha 14 de noviembre de 1997 … por Transnet del Perú S.A. y registrada el 27 de julio de 1998 … - NEXTEL, que distingue servicios de telecomunicaciones de la clase 38 … solicitada con fecha 14 de junio de 1995 por Transnet del Perú S.A. y registrada el 16 de octubre de 1995 … - Denominación NEXTEL escrita en letras características, conforme al modelo, que distingue servicios de telecomunicaciones de la clase 38 … solicitada con fecha 14 de noviembre de 1997 … por Transnet del Perú S.A. y registrada el 27 de julio del año 1998 … - Denominación NEXTEL, que distingue servicios de importación, exportación y negocios en general de la clase 35 … registrada el 20 de octubre de 1995”.

    Que “Si bien el artículo 113 de la Decisión 344 permitía a la Oficina de Signos Distintivos decretar de oficio la nulidad del registro de una marca cuando éste se hubiera concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de dicha Decisión, ello estaba supeditado a que se realizara una audiencia previa de las partes interesadas, lo cual significa que la Primera Instancia debía poner en conocimiento de la emplazada la causal de nulidad en la cual habría incurrido, de tal forma que ésta tuviera la oportunidad de efectuar los descargos que considerara pertinentes”; que “En el presente caso, la Oficina de Signos Distintivos cumplió con poner en conocimiento de la emplazada –mediante proveído de fecha 26 de marzo de 1999 notificado el 30 de marzo de 1999- el escrito presentado por Nextel Communications, Inc. con fecha 25 de marzo de 1999 en el cual informaba que le habían sido transferidas las marcas NEXTEL y NEXTEL y logotipo registradas en el Perú a favor de Transnet del Perú S.A. en las clases 9, 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial. Dado que el expediente se resolvió el 31 de enero del 2000, la emplazada tuvo más de diez meses para manifestar lo que considerara conveniente a su derecho. Sin embargo, durante dicho período no presentó ningún escrito”; que “… de la revisión del expediente se advierte que a lo largo del presente procedimiento la accionante ha manifestado que existe un riesgo de confusión entre el signo de la emplazada y su marca NEXTEL, lo cual ha sido negado e incluso rebatido por la emplazada en diversos escritos”; que “en opinión de la Sala, no cabe alegar falta de conocimiento por parte de la emplazada respecto a lo señalado por la Oficina de Signos Distintivos en la resolución impugnada referente a la existencia de riesgo de confusión entre la marca NEXELL y logotipo y las marcas de la accionante registradas en el Perú, tanto en la clase 38 como en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial”; que “la Oficina efectuó el análisis de...

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