PROCESO No. 12-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 12-IP-2006

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literales d) y e), 84, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 93 y 95 eiusdem, así como del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad HOTELES CARRERA S.A.

Caso: marca “HOTEL CARRERA”.

Expediente: N° 71-2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de abril del año dos mil seis.

VISTOS

La providencia dictada el 9 de noviembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 71-2004), según la cual, “a criterio de este Colegiado Supremo y en cumplimiento del artículo 33 segundo párrafo, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina … concordante con el artículo 123 de la Decisión número 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 83 literales d) y e), 84, 102 y 113 de la Decisión que regula los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial –Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis … razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente; con conocimiento de los sujetos procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 15 de diciembre de 2005, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones:

1. De los hechos que se desprenden de la demanda y de otros escritos

   En la “demanda de IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA”, formulada ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú por la representante de la sociedad HOTELES CARRERA S.A., contra “la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual”, a objeto de obtener la invalidez de la Resolución N° 1396-2000/TPI-INDECOPI, del 16 de noviembre de 2000, se alega que “Con fecha 22 de enero de 1998, la Caja de Pensiones Militar Policial solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca de servicio ‘HOTEL CARRERA’ para distinguir los servicios de la Clase 42 de la Nomenclatura Oficial”; que “Con fecha 7 de abril de 1998, formulamos observación a la solicitud de registro señalada en el párrafo precedente, ya que nuestra representada, Hoteles Carrera S.A., tiene registrada en Chile la marca de servicio HOTEL CARRERA en las clases de servicio 36 y 42 … la cual distingue a uno de los hoteles más prestigiosos de Chile”; que “la Caja de Pensiones Militar Policial actuó de mala fe al pretender el registro de la marca HOTEL CARRERA, toda vez que el rubro hotelero es una actividad económica especializada, de manera que es evidente que la solicitante conocía la existencia de la prestigiosa marca HOTEL CARRERA al momento de solicitar el registro de la marca … y más aún al tratarse de una marca que distingue a uno de los hoteles más prestigiosos de Chile, el cual es un país limítrofe con el Perú y dada la publicidad que se otorga al rubro hotelero a nivel mundial, la Caja de Pensiones Militar Policial evidentemente conocía el registro de nuestra representada”.

   Que “Mediante Resolución Nº 5746-1999/OSD-INDECOPI emitida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI con fecha 24 de mayo de 1999, se declaró FUNDADA la observación presentada por Hoteles Carrera S.A. … y, en consecuencia, denegó el registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA solicitada por la Caja de Pensiones Militar Policial”; que se interpuso “el Recurso de Apelación … por la Caja de Pensiones Militar Policial ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI con fecha 14 de junio de 1999”; y que “Con fecha 28 de diciembre de 2000 se nos notificó la Resolución Nº 1396-2000/TPI-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2000, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, la cual revocó la Resolución Nº 5746-1999/OSD-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 1999 y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA … en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial”.

   Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 2349-2003” (folio 144), INDECOPI dio contestación a la demanda el 26 de marzo de 2001, y la CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL lo hizo el 10 de mayo de 2001. Agrega el Resumen citado que, en su sentencia del 27 de junio de 2003, “La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró FUNDADA la demanda interpuesta por HOTELES CARRERA S.A.”

   Por último, el Resumen informa que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) formuló, el 29 de septiembre de 2003, recurso de apelación contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú; y que la CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL lo hizo el 1 de octubre de 2003.

2. Del texto de la resolución impugnada

   La Resolución No. 1396-2000/TPI-INDECOPI, del 16 de noviembre de 2000, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que, al contestar la observación formulada en el trámite de registro de la marca “HOTEL CARRERA”, la Caja de Pensiones Militar Policial manifestó que “la observante no tiene ningún derecho de marcas vigente en el Perú ni en ningún país miembro del Pacto Andino sobre el signo HOTEL CARRERA, por lo que su observación debe ser declarada improcedente”; que “Mediante Resolución Nº 5746-1999/OSD-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación y denegó el registro solicitado. Consideró que si bien la empresa observante no ha acreditado tener registrado ni haber solicitado el registro de un signo distintivo en el Perú, tiene legítimo interés por cuanto los fundamentos de su observación se sustentan en la notoriedad de su marca HOTEL CARRERA –registrada en su país de origen– y en la mala fe de la solicitante al pretender el registro del signo HOTEL CARRERA, por lo que corresponde desestimar el argumento de la solicitante referido a que la observante no tiene legítimo interés”; que “Con fecha 14 de junio de 1999, (la) Caja de Pensiones Militar Policial interpuso recurso de apelación manifestando que … atendiendo al principio de territorialidad, el uso exclusivo y protección de la marca HOTEL CARRERA debe circunscribirse únicamente a Chile y no puede afectar al Perú. Señaló que en relación a la publicación privada ‘The Leading Hotels of the World’, que contiene una referencia de 305 hoteles a nivel mundial, no constituye una razón suficiente para concluir que su empresa conocía de la existencia de esta revista privada ni que conocía el nombre de todos los hoteles que ahí aparecen, así como tampoco la publicidad contenida en Internet del HOTEL CARRERA”; que “Con fecha 4 de agosto de 1999, Hoteles Carrera S.A. absolvió el traslado de la apelación y se adhirió al recurso de apelación interpuesto, solicitando un pronunciamiento en el extremo referido a la calidad de notoria de su marca HOTEL CARRERA …”; que “El derecho peruano de marcas parte del principio registral o constitutivo de derechos … Sin embargo, la Sala conviene en precisar que el principio de inscripción registral deja de operar en dos supuestos. El primero es el de la marca notoriamente conocida. … En el caso de la marca considerada notoria … no será necesario que la marca se encuentre registrada aquí o en el país de origen del titular para merecer protección (…) El segundo es el de la marca registrada de mala fe. Los registro (sic) de marca obtenidos de mala fe pueden ser objeto de una acción de nulidad (artículo 113 inciso c) de la Decisión 344 …”; que “… tal como se aprecia del informe de antecedentes, Hoteles Carrera S.A. no tiene un derecho de exclusiva sobre la marca HOTEL CARRERA en el Perú”; que “la Sala determina que no se ha demostrado que la marca de la observante goce de la calidad de notoriamente conocida en base a lo establecido en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 …”; que “la Sala es de la opinión que tampoco se ha demostrado que la marca de la observante cumpla con los requisitos exigidos para ser considerada notoria en base a lo establecido en el inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344 …”; que “para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser … o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien sancionar con nulidad retroactiva el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo”; que “no basta con que los signos sean idénticos o confundibles a una marca registrada en el extranjero para que su solicitud en el país configure una conducta desleal”; que “los medios probatorios presentados no demuestran que la solicitud de registro de la marca de servicio HOTEL CARRERA presentada por la Caja de Pensiones Militar Policial...