PROCESO 008-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 008-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú e interpretación de oficio de los artículos 81 y 93 de la misma Decisión. Signo: ZORAYA (mixto). Actor: OROMAR S.R.L. Proceso interno Nº 1765-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 82 literal h), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1765-2003.

El auto de 8 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjuntada al oficio Nº 304-2005-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad NEPTUNE S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y el Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Tercero interesado: OROMAR S.R.L.

b) Hechos

El 24 de marzo de 1997, la empresa peruana OROMAR SRL, solicitó el registro como marca del signo “ZORAYA, figura en letras con rebordes negros, en colores negro y rojo”, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional, específicamente: “conservas de pescado, carnes, mermeladas y menestras”. Efectuada la publicación correspondiente, el 29 de octubre de 1997, la sociedad NEPTUNE S.A. de Francia formuló observación a dicha solicitud de registro; sustenta su legítimo interés manifestando ser titular en diferentes países de la marca CORAYA, para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Internacional, así como en la notoriedad de dicha marca.

Al no encontrarse registrado ni solicitado para su registro el signo CORAYA, en el Perú, al momento en que se solicitó el registro del signo ZORAYA (mixto), el 29 de octubre de 1997, la sociedad NEPTUNE S.A. solicitó el registro del signo CORAYA.

Por Resolución Nº 05867-1998/OSD-INDECOPI de 19 de mayo de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró “… INFUNDADA la observación formulada por NEPTUNE S.A. de Francia e INSCRIBIR … a favor de OROMAR S.R.L. de Perú, la marca … ZORAYA figura en letras con rebordes negros, en colores negro y rojo … para distinguir conservas de pescado, carnes, mermeladas y menestras, de la clase 29 de la Clasificación Internacional …”. Dicha Oficina, consideró que la empresa NEPTUNE S.A. no acreditó que su marca sea notoriamente conocida. La sociedad NEPTUNE S.A. interpuso recurso de apelación el 12 de junio de 1998.

Mediante Resolución Nº 1326-1999/TPI-INDECOPI, de 8 de noviembre de 1999, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI decidió “CONFIRMAR la Resolución Nº 5867-1999/OSD-INDECOPI … reformándola en el extremo que declaró infundada la observación formulada, declarándola IMPROCEDENTE y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto ZORAYA, figura en letras con rebordes negros, en colores negro y rojo … solicitado por Oromar S.R.L. para distinguir conservas de pescado, carnes, mermeladas y menestras, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial”.

En la Resolución 1326-1999/TPI-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI indica que por Resolución 791-1999-OSD-INDECOPI de 29 de enero de 1999 otorgó a favor de NEPTUNE S.A. “ … la marca de producto CORAYA para distinguir carne, pescado, ave (sic) y caza: extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles y todos los demás productos de la clase 29 … Registro solicitado el 29 de octubre de 1997 y otorgado el 29 de enero de 1999, inscrito bajo certificados Nº 52051, vigente hasta el 29 de enero del año 2009”.

La sociedad NEPTUNE S.A. presenta demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1326-1999/TPI-INDECOPI ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú.

Por Resolución Número Veintitrés de 9 de septiembre de 2002, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, declaró “… IMPROCEDENTE el pedido de interpretación prejudicial” argumentando que: “ si bien es cierto corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de buscar el significado de la norma para precisar su alcance, también es cierto que la solicitud de interpretación es facultativa del juez nacional, cuando considera que la norma a aplicarse es ambigua o imprecisa (sic) … que, en este sentido la interpretación prejudicial sólo versa sobre cuestiones de derecho, más no de hecho, ni de apreciaciones acerca de las cuestiones objetivas que se presentan en el proceso, lo que erróneamente confunde el recurrente al tratar de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncie acerca de la confundibilidad o distintividad de la marca en conflicto …”.

Mediante providencia del 13 de febrero de 2003 la Sala Civil Transitoria declara “INFUNDADA la demanda Contencioso Administrativa interpuesta contra la Resolución Número mil trescientos veintiséis – mil novecientos noventinueve/TPI-INDECOPI…”. La sociedad Neptune S.A. presenta recurso de apelación.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el 19 de agosto de 2005, dice “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto de la correcta interpretación de los artículos 82 inciso h), 83 inciso (sic) a), e) y d) y 84 de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial –Decisión Nº 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente …”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora sostiene en su demanda que las Resoluciones emitidas “… contravienen los más elementales principios jurídicos de derecho marcario, en especial el principio que establece que no puede permitirse el registro de una marca que resulta ser confundiblemente similar con otras registradas en la misma clase marcaria. Además, debemos advertir que para resolver si una marca es confundible con otra legalmente registrada con anterioridad, ambas deben ser consideradas en conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que la constituyen…”. Dice que: “La Resolución materia de litis es nula debido a que concede el registro de la marca ZORAYA (sic) sin previamente haber realizado el examen de registrabilidad de la marca solicitada, es decir, sin analizar si la marca solicitada es o no distintiva y si es o no confundible con otras marcas previamente registradas en Perú en la clase 29 …”.

La actora también sostiene que: “Neptune S.A. es titular en el Perú por Certificado No. 52051 de la maraca CORAYA para distinguir carne, pescado, ave y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles y todos los demás productos de la Clase 29 … Esta marca fue concedida a registro el 29 de enero de 1999 y se encuentra vigente hasta el 29 de enero del año 2009”.

Indica que “La marca CORAYA goza de la calidad de notoriamente conocida en el mercado internacional para distinguir, entre otros productos, frutos de mar de la Clase 29 de la Clasificación Internacional. Neptuno S.A. ha logrado que su marca CORAYA alcance la calidad de notoriamente conocida gracias a las fuertes inversiones, tanto en la calidad de los productos CORAYA como en la promoción de esta marca”; y que “… se encuentra registrada en su país de origen Francia desde el 14 de octubre de 1988” y que también se encuentra registrada en otros países, que “… los estudios de investigación de mercado realizados por la empresa IPSOS demuestran que la marca CORAYA goza de reconocido prestigio por parte del consumidor “.

Finalmente, citando los principios doctrinarios y legales para realizar la comparación de las marcas en litigio, se refiere a la semejanza gráfica y fonética entre las marcas, diciendo que: “… existe una casi identidad entre las marcas en litigio CORAYA – ZORAYA, puesto que presentan en común y ubicados en igual distribución todos sus componentes salvo su letra inicial: ‘_ORAYA’”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, niega y contradice la demanda en todos sus extremos. Sobre el artículo 82 literal h) manifiesta que: “… el signo solicitado (ZORAYA) por Oromar S.R.L. de ninguna manera resulta engañoso porque no posee aptitud que aluda a cualidades o características de los productos que pretende distinguir –conservas de pescado, carnes, mermeladas y menestras, ya que únicamente constituye una denominación arbitraria o forjada dentro de la clase; con lo que queda resuelto y aclarado este aspecto (no es engañoso el signo -ZORAYA- concedido a registro)”.

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