PROCESO No. 007-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 007-IP-2006

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y Social, de la República del Perú. Proceso Interno Nº 2349-2003.Actor: NIKE INTERNATIONAL LTDA. Marca: RAEDEK y diseño.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil seis.

VISTOS:

El oficio Nº 303-2005-SCS-CS, de 28 de noviembre de 2005, mediante el cual, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y Social, de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2349-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 6 de febrero de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es NIKE INTERNATIONAL LTD.

   Se demanda a Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

   El tercero interesado es el Sr. José Canches Lozano.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 13 de marzo de 2000, el señor José Raúl Canches Lozano, solicitó el registro de la marca de producto constituido por “DOS FIGURAS IRREGULARES CON FORMA DE PALOMAS EN COLORES LILA, VERDE, AZUL Y PLOMO, con la denominación RAEDEK a la derecha”, para distinguir productos de la clase 25 (zapatillas, zapatos, chimpunes, botas gorras, polos para vestir y para deporte, medias, casacas. Camisas, pantalones largos y cortos).

   Con fecha 15 de diciembre de 2000, CONVERT FOOTWEAR CORP. E.I.R.L. presenta escrito solicitando se deniegue el registro de la marca solicitada, en base a los registros de marcas que posee en clase 25, Registros Nos: 54930, 54094, 60958 y 64960:

   Sin embargo, no formaliza la observación.

   Con fecha 29 de diciembre de 2000, NIKE INTERNATIONAL LTD. presenta oposición, alegando ser propietaria de la ”FIGURA DE ALA ESTILIZADA” en la clase 25, así como en otras clases (9, 14, 18 y 28), fundamentando que esta marca de fantasía acompaña a toda su familia de marcas y que posee la calidad de notoriedad evidente, motivo por el cual, no presentó prueba de la misma.

   La Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 001131-2001/OSD-INDECOPI, resuelve declarar fundada la oposición y denegar el registro de la marca, sin embargo, considera que no goza de la calidad de notoriamente conocida, por no haberse presentado pruebas que lo acrediten.

   Con fecha 26 de octubre de 2001, el actor interpone recurso de apelación, ante el Tribunal de Propiedad Intelectual, que es decidido mediante Resolución N° 019-2002/TPI-INDECOPI de 9 de enero de 2002, en la que se revoca el primer fallo, otorgándose el registro de la marca, considerando que a pesar de existir conexión competitiva en algunos productos, la marca en cuestión evoca la idea de “paloma”, contraria al “ala estilizada” de NIKE, y por lo tanto, existen características que distinguen las marcas sub litis.

   NIKE INTERNATIONAL LTD. presenta demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que es resuelta mediante Sentencia A.V. 93-2002 de 11 de julio de 2003, declarando infundada la demanda presentada.

   La sociedad afectada presenta recurso de apelación con fecha 1 de setiembre de 2003 ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, República del Perú, organismo que remite la solicitud de Interpretación Prejudicial.

2. Fundamentos de la demanda.

   NIKE INTERNATIONAL LTD. manifiesta que es titular de un signo que forma parte de una familia de marcas, todas de su titularidad, y por tanto, capaz de identificar el origen empresarial de los productos que distingue la empresa, y en este sentido, el signo solicitado, sería capaz de generar riesgo de confusión indirecta en el consumidor, respecto de la marca registrada.

   Finalmente, concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos de registrabilidad que la norma contempla, y por lo tanto, la resolución que concede su registro debe ser declarada nula.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

   INDECOPI señala que existe inconsistencia en la demanda presentada por NIKE INTERNATIONAL LTD., dado que ésta pretende sustentarse en el hecho que la administración no habría considerado su familia de marcas y la similitud de éstas con la marca solicitada.

   Asimismo, sostiene que en el presente caso, al determinar el riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca figurativa registrada, en el examen de registrabilidad correspondiente, se advierte que no existe similitud entre éstas capaz de generar riesgo de confusión en el público consumidor. En este sentido, concluye que realizado el examen, el signo solicitado no se encontraba incurso en causal de irregistrabilidad alguno, y por lo tanto, que la resolución impugnada cumple con los requisitos de legalidad que la norma establece.

   2.3.2 Tercero Interesado

   José Canches Lozano solicita se declare infundada la demanda presentada por NIKE INTERNATIONAL LTD., fundamenta su pedido en los siguientes argumentos:

   - Que, no se ha demostrado fehacientemente la calidad de notoria de las marcas de la demandante, ni que dicha notoriedad sea de carácter evidente.

   - Que, dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no sería susceptible de generar riesgo de confusión directa o indirecta en el público consumidor.

   2.3.3 Apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social

   NIKE INTERNATIONAL LTDA., apela ante la Sala de Derecho Constitucional y Social, argumentando que en el examen de registrabilidad efectuado por la administración, no se consideró la mayor relevancia del aspecto gráfico de los signos, y que por lo tanto, dicho examen no se realizó de acuerdo a lo establecido por la norma nacional.

   Que, la marca (ala estilizada de NIKE) forma parte de una familia de marcas, y por tanto, las variaciones del signo son percibidas como elemento característico de la familia de marcas de NIKE INTERNATIONAL LTDA.

   Sostiene además, que sus marcas registradas, distinguen todos los productos que pretende distinguir la marca solicitada.

   Concluye alegando que la notoriedad de la marca registrada sí fluye en el mercado, y por lo tanto, no es necesario acreditarla, por aplicarse la figura de la notoriedad evidente.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Derecho Constitucional y Social de la República del Perú, es procedente la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y no así la de los artículos 136 literales a) y h) y 228 de la Decisión 486, por no ser la normativa vigente al momento de la solicitud del registro.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Artículo 81

   Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83

   Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos...