PROCESO 34-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 34-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 134; 135, literales a) y b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-00455. Actor: Sociedad MERCK KGaA. Marca denominativa: “OARTRIN”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un días del mes de abril del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia , Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de febrero de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: Sociedad MERCK KGaA

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: Sociedad LABORATORIOS LATINFARMA S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad LABORATORIOS LATINFARMA S.A., por intermedio de apoderado, solicitó el 14 de diciembre de 2001 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo denominativo OARTRIN para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 01.107111.

      2. Dentro del término legal para ello, la sociedad MERCK KGaA presentó oposición al registro del signo denominativo OARTRIN, con base en la marca ARTREN (denominativa), que distingue productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 20325 del 27 de junio de 2002, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca denominativa OARTRIN a favor de la sociedad LABORATORIOS LATINFARMA S.A.

      4. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso los recursos de reposición y de apelación.

      5. El Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición mediante Resolución N° 31151 de 26 de septiembre de 2002, confirmando la decisión impugnada y concedió el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 38253 del 28 de noviembre de 2002, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión inicial.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

      1. La marca OARTRIN es similar a la marca registrada ARTREN (denominativa), desde el punto de vista gráfico, visual y fonético.

      2. La marca ARTREN está conformada por seis letras, y OARTRIN por siete. De las siete letras que conforman OARTRIN, cinco (A, R, T, R, N) aparecen en la marca ARTREN en el mismo orden. Las cuatro primeras letras son las mismas en las dos marcas, y la “N” se encuentra ubicada al final en ambos casos. Por lo anterior, las marcas en conflicto son ortográfica y visualmente confundibles a primera vista.

      3. Fonéticamente, el riesgo de confusión es mayor si las letras iniciales de las marcas son las mismas y tienen la misma pronunciación. En adición a lo anterior, la letra N al final de cada una de las marcas complementa la semejanza fonética.

      4. Aunque las marcas en conflicto sean de fantasía, ambas pueden tener acentuación en la última sílaba, lo cual da identidad tónica y, por lo tanto, mayor riesgo de confusión si se tienen en cuenta las demás identidades fonéticas existentes.

      5. Examinadas las marcas de manera simultánea, mediante un estudio tan minucioso que sólo un técnico en la materia haría, se podrían encontrar las diferencias entre los signos en conflicto. Por lo tanto, no se analizaron las marcas como lo haría un usuario medio.

      6. Las marcas en conflicto distinguen productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que, se aumenta el riesgo de confusión entre ellas, sobre todo si se tiene en cuenta que un usuario medio no tiene por qué conocer las aplicaciones de los distintos medicamentos

   3. La contestación a la demanda.

      1. Contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

         • Al expedir las Resoluciones impugnadas se ajustó plenamente a las normas legales vigentes sobre la materia.

         • El examen conjuntual y no fraccionado encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas, ya que muchas de estas marcas se encuentran formadas por sufijos y prefijos que en ocasiones se refieren al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar y, por lo tanto, son de uso común y no se tienen en cuenta al hacer el cotejo marcario.

         • Por lo anterior, en el análisis de los signos en conflicto se deben considerar los elementos correspondientes a marcas débiles.

         • Los signos en conflicto no presentan similitudes en los aspectos visuales, fonéticos y conceptuales. Existe una evidente diferencia visual entre los signos en conflicto; su longitud también es diferente y la pronunciación individual por parte del consumidor descarta riesgo de confusión o error.

         • Se debe aplicar el criterio del consumidor especializado, ya que la decisión de lo que se va a consumir es del médico, quien no va a incurrir en la confusión del origen empresarial, porque el mercado objetivo al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión es reducido y especializado.

         • En cuanto a los canales de comercialización, muy posiblemente la distribución de los productos que identifican estas marcas no son de masiva distribución por lo que el consumidor medio no tendría acceso a ellos directamente.

      2. Contestación por parte del tercero interesado.

         La sociedad LABORATORIOS LATINFARMA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

         • Al analizar de manera sucesiva las marcas en conflicto, la impresión general de conjunto despertada es completamente diferente.

         • La composición silábica de las marcas hace que al ser pronunciadas revelen un sonido diferente para el consumidor, ya que la marca OARTRIN se compone de tres sílabas, mientras que la marca ARTREN se compone de dos. Al no ser pronunciadas en un mismo golpe de voz, el sonido es totalmente diferente para el consumidor.

         Además de lo anterior, las denominaciones se encabezan de manera diferente, ya que en OARTRIN es O, mientras que en ARTREN es AR.

         • Las vocales que representan las denominaciones son diferentes y, además, no están ubicadas en el mismo lugar, lo que hace que la tonalidad de las expresiones sea disímil.

         • A pesar de distinguir ambas marcas productos farmacéuticos, nada obsta para que coexistan signos que distinguen productos conexos o idénticos si son diferentes, como en el presente caso.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486. Se interpretará dichas normas y de oficio, el literal a) del artículo 135, de la misma Decisión 486, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo OARTRIN, 14 de diciembre de 2001.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios...