PROCESO 37-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 37-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: Sociedad STARMEDIA NETWORK, INC.

Marca: “STARCOM MEDIA SERVICES”.

Expediente Interno N° 1764-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 29 de marzo de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. y la parte demandada es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú. Se considera como tercero interesado a la empresa LEO BURNETT WORLDWIDE, INC.

2. Acto demandado

   La sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. plantea que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: 1485-1999/TPI-INDECOPI de 15 de diciembre de 1999 que resolvió revocar la Resolución No. 5706-1999/OSD-INDECOPI, de 20 de mayo de 1999; y, otorgó el registro de la marca de servicio “STARCOM MEDIA SERVICES” solicitada por Leo Burnett Worldwide, Inc. para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad demandante afirma que es titular de las marcas STARMEDIA y STARMEDIA LOGOTIPO, que distinguen servicios de la Clase 38[1] de la Clasificación Internacional de Niza;

   2. El 24 de septiembre de 1998 la empresa Leo Burnett Worldwide, Inc. solicitó el registro del signo “STARCOM MEDIA SERVICES” como marca de servicios que distingue aquéllos comprendidos en la clase 35[2] de la Clasificación Internacional de Niza;

   3. El 3 diciembre de 1998 la sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. presentó observaciones a la solicitud referida, con fundamento en las marcas de su propiedad STARMEDIA y STARMEDIA y LOGOTIPO, registradas para proteger servicios de la clase 38;

   4. El 20 de mayo de 1999 la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 5706-1999-OSD-INDECOPI que declaró fundada la observación presentada y denegó el registro del signo solicitado “STARCOM MEDIA SERVICES”, por considerar que existe vinculación o conexión competitiva entre los servicios de publicidad de la clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos servicios de la clase 38 de la clasificación internacional que distinguen las marcas registradas “STARMEDIA” y “STARMEDIA Y LOGOTIPO”, concluyéndose que existe riesgo de inducir a confusión al público consumidor, respecto al origen empresarial de los servicios;

   5. La mencionada Resolución fue apelada por el solicitante y el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución Nº 1485-1999/TPI-INDECOPI, de 15 de diciembre de 1999, en la cual revocó la Resolución N° 5706-1999-OSD-INDECOPI, de 20 de mayo de 1999, se otorgó el registro de la marca de servicios “STARCOM MEDIA SERVICES”, por el plazo de 10 años contado desde la fecha de Resolución impugnada, se dispuso su inscripción en el registro de marcas de servicio de la propiedad industrial, y se otorgó el certificado de propiedad Nº 20581, a favor de Leo Burnett Worldwide, Inc.;

   6. La sociedad actora demandó ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en “ACCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, (…) a fin de que SE DEJE SIN EFECTO E INVALIDE la Resolución 1485-1999/TPI-INDECOPI, de fecha 15 de diciembre de 1999”;

   7. La Sala referida emitió la sentencia A.V. Nº 210-2000, de 15 de mayo de 2003, en la cual declaró fundada la demanda y nula la Resolución Nº 1485-1999/TPI-INDECOPI, por considerar que se puede suscitar riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, que existe similitud fonética y gráfica pues las pequeñas diferencias existentes, “COM” y “SERVICE”, no tiene un efecto diferenciador suficiente la primera, y está relacionada con un área de servicios, que incluso se halla en distintas marcas, la segunda; que efectuado el análisis se concluye que existen diversas semejanzas entre una marca y la otra;

   8. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual apeló la mencionada sentencia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

   9. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República suspendió la tramitación del proceso judicial a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   2. Demanda

      STARMEDIA NETWORK, INC., sociedad constituida y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

      Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Sostiene que el signo solicitado STARCOM MEDIA SERVICES “resulta ser muy similar, en cuanto a su aspecto gráfico y fonético (auditivo), a nuestras marcas registradas (...)”. Afirma que “al haberse concedido el registro de la marca STARCOM MEDIA SERVICES, se va a ocasionar en la mente de los consumidores una idea de que el servicio que se ofrece con dicho signo es ofrecido por nuestra sociedad o que nuestra sociedad ha lanzado un nuevo servicio con nuestra marca y, por ende goza de la misma calidad y garantía ofrecida por nuestra sociedad, situación que como es evidente no se da”.

      Asevera que “Lo expuesto adquiere mayor relevancia, toda vez que la marca otorgada a registro, distingue servicios de la clase 35 que guardan estrecha vinculación con los servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional”.

      Manifiesta que “los usuarios van a asociar ambos servicios considerando que tienen la misma procedencia y origen empresarial, induciéndolos a error y confusión, ya que asumirían que el nuevo servicio denominado STARCOM MEDIA SERVICES ha sido lanzado al mercado por el mismo titular de una marca similar, que en este caso es STARMEDIA, la cual se ha posicionado con anterioridad para distinguir servicios similares a los antes indicados”.

      Finalmente expresa que “STARCOM MEDIA SERVICES no reune (sic) el requisito de ser un signo suficientemente distintivo, ya que como reiteramos, constituye una marca muy similar a nuestra marca STARMEDIA, que de coexistir ambas en el mercado, nos puede producir un deterioro del valor comercial de nuestra indicada marca, causándonos además un daño económico y comercial injusto”.

   3. Contestación a la demanda

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, a través de sus apoderados, da contestación a la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.

      Respecto al examen de confundibilidad de las marcas, manifiesta que rechaza las afirmaciones de la demandante “en el sentido que los términos ‘COM’ y ‘SERVICES’ constituyen palabras usuales para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, por ser una afirmación parcial e inexacta”.

      Con relación a los servicios que amparan las marcas en conflicto observa que “la marca ‘STARCOM MEDIA SERVICES’ no ha sido solicitada para la clase 38 de la Nomenclatura Oficial sino para la clase 35, por lo que resulta pertinente referirse a los términos frecuentemente utilizados en dicha clase y no en la 38”.

      Indica que “(…) la autoridad administrativa constató que las marcas en conflicto ‘STARCOM MEDIA SERVICES’ y ‘STARMEDIA’ y ‘STARMEDIA’ y logotipo cuentan con evidentes diferencias en el plano gráfico y fonético que determinan que su coexistencia no induzca a error o confusión al consumidor”.

      Señala que “(…) no se puede determinar la existencia o inexistencia de riesgo de confusión entre dos signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden, siendo mucho más importante la impresión en conjunto que las marcas suscinten (sic). De tal forma que es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero que apreciados en su conjunto susciten en el consumidor una impresión distinta, como ocurre principalmente en este caso”.

      Respecto a la supuesta violación del literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 referente al carácter engañoso de la marca solicitada, afirma que, “(…) para que esta causal sea aplicable debería tratarse de un signo que proporcione una información equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede determinar la decisión de compra de los consumidores, supuesto que evidentemente no se produce en el caso de la marca ‘STARCOM MEDIA SERVICES’, porque la misma no alude a ninguna calidad, característica o aptitud del producto o servicio”.

      Por otro lado, se realiza un análisis de normas internas del Código Procesal Civil, estableciendo una relación con las normas supuestamente...