PROCESO 029-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 029-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: CHIKI (mixta). Actor: ALFONZO RIVAS & CIA. C.A. Proceso interno Nº 1592-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 013-2006-SCS-CS de 12 de enero de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 30 de enero de 2006, por el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1592-2003

La providencia de 27 de diciembre de 2005, por la que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dice que: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto a la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 inciso a) de la Decisión Nº 344 que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente …”.

El auto de 29 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 013-2006-SCS-CS complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: ALFONZO RIVAS & CIA. C.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI y Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales. Tercero interesado: Embotelladora Norandina S.A.

b) Hechos

El 15 de julio de 1996, Embotelladora Norandina S.A., solicitó “… el registro de la marca de Producto constituida por la denominación CHIKI escrita en letras estilizadas de diferentes colores: C (morada), H (verde), I (lúcuma), K (rojo) e I (azul) y el fondo decorado con motivos diversos en tono pálido, para distinguir cacao, azúcar, harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería, confitería, helados comestibles, miel y demás productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional”, de donde se desprende que se trata de una marca mixta.

Dicha solicitud fue publicada el 22 de agosto de 1996 en el Diario Oficial El Peruano a la que formularon observaciones UNILEVER N.V. con base en el registro de su marca CHICO que también distingue productos de la Clase 30 y la sociedad Alfonzo Rivas & CIA. C.A., con base a la titularidad de la marca CHIKY COOKIES (mixta), registrada para distinguir todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional.

Por Resolución 17465-96-INDECOPI/OSD de 31 de diciembre de 1996, se resuelve “Declarar INFUNDADA la observación formulada por UNILEVER N.V…. y FUNDADA la observación formulada por ALFONZO RIVAS & CIA C.A…. en consecuencia DENEGAR la solicitud de registro de marca de producto presentada por EMBOTELLADORA NORANDINA S.A. …”

Contra dicha resolución, el 24 de enero de 1997, Embotelladora Norandina S.A. presenta recurso de apelación manifestando ser “… titular de la marca CHIKI en las clases 32, 29 y 05; las marcas en litigio no son confundibles y; limitan los productos a distinguirse con la marca CHIKI (sic) a solo ‘bebidas a base de café, cacao o chocolate’ de la clase 30 de la Clasificación Internacional”.

Por Resolución Nº 573-1999/TPI-INDECOPI de 14 de mayo de 1999, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resuelve: “REVOCAR la Resolución Nº 17465-96-INDECOPI/OSD … y en consecuencia OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación CHIKI escrita con letras estilizadas de diferentes colores …”. La citada resolución estableció en sus considerandos: “Que las marcas en cuestión distinguen los mismos productos, por lo cual el examen de las marcas en litigio debe ser más riguroso … Que el término COOKIES que conforma la marca CHIKY COOKIES (sic) no es genérico, ni de uso común, por lo que debe tenerse presente el mismo al momento de comparar las marcas en litigio … Que el término CHIKY es un signo de débil capacidad distintivo … Que los signos en cuestión no son, en consecuencia, confundibles”.

El 21 de septiembre de 1999, la sociedad Alfonzo Rivas & CIA C.A., interpuso demanda contencioso administrativa, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia para declarar la invalidez e ineficacia de las Resoluciones Nº 573-1999/TPI-INDECOPI y Nº 17465-96-INDECOPI/OSD y que en consecuencia se cancele el certificado de registro de la marca CHIKI concedido a favor de Embotelladora Norandina S.A. El 20 de octubre de 1999 el INDECOPI da contestación a la demanda. El 25 de octubre de 1999, el Procurador Público encargado también contesta la demanda. En la misma fecha el tercero interesado Embotelladora Norandina S.A. contesta la demanda.

El 27 de agosto de 2001, la sociedad ALFONZO RIVAS & CÍA C.A. solicita ante la misma Sala la Interpretación Prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la que por Resolución Nº Cincuenta de 22 de enero de 2003 fue declarada improcedente. El 31 de agosto de 2001, por dictamen 293-2001-FSC-MO el Ministerio Público emite opinión de que se declare “INFUNDADA la demanda Contencioso Administrativa…”.

El 12 de diciembre de 2002, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró “FUNDADA la demanda contencioso administrativa…”.

El 30 de enero de 2003 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, interpone recurso de apelación contra la misma sentencia. El 31 de enero de 2003, la Procuraduría Pública del Estado interpone recurso de Apelación, contra la Resolución de 12 de diciembre de 2002.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora sostiene en su demanda que la Resolución que se impugna es inválida e ineficaz por cuanto “… ha concedido el registro como marca para distinguir productos de la clase 30… a una denominación que es confundible con una marca previamente registrada y que está destinada a distinguir los mismos productos de la misma clase 30…” y que “… ha concedido el registro de la marca CHIKI (mixta) cuando ésta es confundible con la marca CHIKY COOKIES (mixta) previamente registrada…”.

Señala que: “El término COOKIES es genérico en la Clase 30 de la Clasificación Internacional … Término genérico es aquel que constituye el nombre propio o común o incluso aquél utilizado en la replana (sic), para el producto a distinguirse con una marca. Debido a esta característica los términos genéricos no son distintivos, no son susceptibles de propiedad exclusiva y su presencia en alguna de dos marcas que se comparan es irrelevante, es decir no sirve ni para establecer diferencias ni semejanzas entre ambas”. Y que: “En el caso de las marcas CHIKI (sic) y CHIKY COOKIES (sic), el término COOKIES es genérico y como tal no sirve para establecer entre ellas diferencias … El término COOKIES proviene del idioma inglés y significa ‘galletas’...