PROCESO 23-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 23-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 88, 103, 120 y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2003-00264. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “ONDULIT” (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de marzo de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: ETERNIT COLOMBIANA S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   2. datos RELEVANTES.

   1 Hechos:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución N° 6690 de 27 de agosto de 1987, concedió el registro de la marca ONDULIT para distinguir productos comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A.

   2. En agosto de 1992, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó renovación del registro de la marca ONDULIT.

   3. La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 5420 de 30 de diciembre de 1992, concedió la renovación del registro de la marca ONDULIT.

   4. El 23 de mayo de 2002, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó la renovación de la marca ONDULIT, anexando para dicho trámite los pagos de ley, así como la documentación requerida. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento alguno por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en relación con dicha solicitud.

   5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin hacer referencia a la solicitud reseñada anteriormente, mediante Resolución N° 30634 de 23 de septiembre de 2002, declaró la caducidad del Certificado de Registro N° 118.421, para la marca ONDULIT, clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.

   6. Dentro del término legal la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   7. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 38372 de 3 de diciembre de 2002, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución N° 30634 y concediendo el recurso de apelación.

   8. El Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial (e), mediante Resolución N° 93 de 14 de enero de 2003, resolvió el recurso de apelación, confirmado la Resolución N° 30634 de 23 de septiembre de 2002.

      2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 35 y 38 del Código Contencioso Administrativo de Colombia, así como el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por las siguientes razones:

   1. La declaratoria de caducidad de un registro marcario es una verdadera sanción administrativa, cuando el titular de dicho registro no ha realizado el pago de las tasas correspondientes a la publicación del título, o cuando no realiza la renovación del registro dentro del término señalado en la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 13 de Diciembre de 2000, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. La referida facultad sancionatoria no era intemporal, ya que estaba sujeta a un término de caducidad, es decir, el contenido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo: 3 años contados a partir del acto que pudiera ocasionarlas.

      Lo anterior significa que la facultad de la administración para decretar la caducidad del registro marcario en cuestión, caducaba el 30 de diciembre de 1995, ya que la Resolución que concedió la renovación del registro había sido expedida el 30 de diciembre de 1992.

   3. Ni la Decisión 486, ni las normas nacionales que establecen sanciones para el no pago de las tasas, establecen un límite temporal para imposición de las sanciones derivadas del incumplimiento de tal obligación y, por lo tanto, es indispensable recurrir al término de caducidad establecido en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio de la facultad sancionatoria.

   4. Sería absurdo sostener que la administración puede imponer la sanción consistente en la caducidad del registro marcario en cualquier tiempo, ya que hasta los regímenes sancionatorios más severos prevén la prescripción de las penas o la caducidad de las acciones tendientes a la imposición de las mismas.

   5. Al resultar improcedente la declaratoria de caducidad del registro, ya que caducó el término legal para el ejercicio de la facultad sancionatoria, surgía necesariamente una sanción para el titular del registro: la imposibilidad de realizar la publicación del mismo.

   6. Al solicitar formalmente, previo el pago de las tasas establecidas en la ley, la renovación del registro marcario, la administración estaba en la obligación de resolver tal petición, otorgándola o negándola y, por supuesto, teniendo como antecedente para resolver, la petición presentada oportunamente.

      3. La contestación a la demanda.

   1. Contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

      La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      • El registro marcario no se otorga sin límite de tiempo, ya que se le impone al titular la obligación de renovar el registro, cumpliendo previamente ciertos requisitos, so pena de perder el derecho otorgado.

      • El trámite marcario es un trámite especial y, por lo tanto, no puede confundirse la facultad que tiene la Oficina Nacional Competente para declarar la caducidad de un registro marcario, con disposiciones generales que prevén situaciones diferentes.

      • La caducidad declarada en el asunto en...