PROCESO 32-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 32-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V.

Marca: “CEREBRIN”.

Expediente Interno N° 991-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 29 de marzo de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. La parte demandada es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador Público de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales del Perú.

   Se considera como tercero interesado de la Resolución, objeto de la impugnación, a la señora Vilma Anruth Caballero de Solís.

2. Acto demandado

   La sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V., a través de apoderado, solicita que la Sala Civil declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 764-1999/TPI-INDECOPI de fecha 26 de junio de 1999, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- que confirmó la Resolución N° 14987-1998/OSD-INDECOPI, expedida por la Oficina de Signos Distintivos el 22 de diciembre de 1998, que declaró infundada la observación planteada por PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V. con fundamento en la marca de su propiedad “SEVERIN N.F.” que ampara productos de la Clase 5 Internacional de Niza; y, otorgó el registro de la marca “CEREBRIN”, solicitada por la señora Vilma Anruth Caballero de Solís, para distinguir productos farmacéuticos de la misma Clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

      - El 29 de septiembre de 1997, la señora VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS solicitó el registro del signo “CEREBRIN” para proteger productos farmacéuticos comprendidos en la clase internacional Nº 5. [1]

      - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicada en el Diario Oficial El Peruano para efectos de observaciones.

      - El 22 de diciembre de 1997, en el plazo de ley, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V., presentó observación contra la referida solicitud en base a los siguientes argumentos: a) Ostentar la titularidad de la marca registrada SEVERIN N.F., para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial; b) la similitud gráfica y fonética que existe entre la marca registrada a favor de mi representada; c) La existencia de una relación directa entre los productos a distinguir por ambas marcas CEREBRIN y SEVERIN N.F. que hace que compartan los mismos canales de comercialización y el mismo grupo de consumidores.

      - VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS contestó la observación formulada señalando que las marcas en conflicto resultan inconfundibles en atención a los elementos gráficos y fonéticos que las integran.

      - El 22 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución N° 14987-1998/OSD-INDECOPI, por medio de la cual resolvió declarar infundada la observación formulada por PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V. y otorgó el registro del signo solicitado a favor de VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS, en dicha resolución la Oficina de Signos Distintivos señaló que del examen comparativo entre el signo CEREBRIN y la marca SEVERIN N.F. se advertía que la presencia de las letras S-V (al inicio de la primera y segunda sílaba, respectivamente, de la marca registrada) y la partícula final N.F. así como, la presencia de las letras C-R-B (al inicio de la primera, segunda y tercera sílabas del signo solicitado) determinaban que los signos en cuestión tuvieran una impresión visual y sonora distinta para el público consumidor. Además, indicó que el signo solicitado tenía una connotación particular, ya que evocaba en los consumidores el concepto de cerebro.

      - El 20 de enero de 1999, la sociedad observante PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V., interpuso el recurso de apelación contra la resolución de primera instancia por no considerarla conforme a derecho, de acuerdo con los siguientes argumentos: “a) El análisis de confundibilidad practicado por la Oficina de Signos Distintivos había centrado su atención en las pequeñas diferencias de los signos enfrentados en las mayores semejanzas que guardan entre sí; b) Los signos enfrentados dejan la misma impresión visual y auditiva, ya que ambas marcas emplean las mismas letras con una mínima diferencia en la posición; c) Ambas marcas distinguen los mismos productos, comparten los mismos canales de distribución y están dirigidos al mismo grupo de consumidores; d) La ley de la materia prohibe (sic) el registro de signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o semejantes, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error, como ocurre con los signos enfrentados”.

      - VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS no absolvió el traslado de apelación a pesar de haber sido notificada en tiempo oportuno.

      - El 26 de junio de 1999 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, emitió la resolución N° 764-1999/TPI-INDECOPI, confirmando la resolución de primera instancia y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca CEREBRIN para distinguir productos farmacéuticos (clase 05), señalando en lo principal que “Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras. (…) En las marcas que distinguen a los productos farmacéuticos generalmente se utilizan partículas que aluden a la sustancia activa del medicamento, al órgano para el cual se prescriben, o a la función terapéutica del producto al cual se aplican. Estas partículas pueden colocarse al comienzo o al final de la palabra y no son determinantes para el examen de confundibilidad entre los signos. Dado el uso frecuente de estas partículas evocativas, difícilmente el consumidor podrá asociarlas con un origen empresarial determinado constituyendo así signos débiles. (…) En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823, razón por la cual procede acceder a su registro”.

      - La sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. de C.V. interpuso demanda de “Impugnación de Resolución Administrativa”, en contra de la Resolución Nº 764-1999/TPI-INDECOPI; y, solicitó que se declare la invalidez e ineficacia de la misma, disponiéndose la cancelación del registro solicitado.

      - La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró “FUNDADA” la demanda contencioso administrativa; y, en consecuencia, ineficaces las Resoluciones Nº 764-1999/TPI-INDECOPI, y 14987-1998-OSD/INDECOPI, ordenando la cancelación del Certificado de Registro de la marca CEREBRIN concedida a favor de la señora VILMA ANRUTH CABALLERO DE SOLÍS. La sentencia de la Sala Civil se fundamentó en que “comparando en conjunto ambos signos se desprende que la marca SEVERIN N.F. está compuesta de las nueve letras y casi todas se encuentran reproducidas en la marca CEREBRIN (…)”; que “en cuanto al carácter fonético, la pronunciación de la primera sílaba es idéntica, la segunda es similar y la última también lo es, por tanto el impacto sonoro en su conjunto es muy similar al grado de ser confundibles entre sí los signos en cuestión, aún cuando su conformación no es exactamente igual”; que “en cuanto al carácter conceptual los dos signos están referidos a la clase cinco de la Nomenclatura Oficial, por lo que existe una relación directa entre los productos a distinguir, con lo cual no sólo se induce al público consumidor a error sino también respecto de la procedencia empresarial del producto, por cuanto están dirigidos a igual público consumidor”; que “desde el punto de vista gráfico y del fonético, son mayores las semejanzas que las diferencias existentes entre las marcas (…)”.

      - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema ante la Sala Constitucional y Social, por no estar de acuerdo con el criterio aplicado por la primera instancia judicial al comparar las marcas SEVERIN N.F. y CEREBRIN.

      - La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República suspendió la tramitación del proceso judicial a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de...