PROCESO No. 43-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 43-IP-2006

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad PAPELES NACIONALES S.A.

Caso: signo “SE-K-MAS”

Expediente Interno N° 2002-00279.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de abril del año dos mil seis.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en “El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 22 de febrero de 2006, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. … solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el registro de la marca ‘SE-K-MAS’ para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza”; que “Publicado el extracto, la marca enunciada no tuvo oposición por parte de terceros”; que “… la Superintendente Delegada de la Superintendencia de Industria y Comercio, procedió a realizar el examen de fondo de la marca ‘SE-K-MAS’ lo cual dio como resultado que fuera negada la misma por la citada funcionaria, debido a que consideró que la marca enunciada era descriptiva y por lo tanto irregistrable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486”; que “Contra la resolución No. 30654 de 25 de septiembre de 2001, dentro del término legal se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación”; que “En respuesta a los recursos antes enunciados, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la resolución No. 41918 de 17 de Diciembre de 2001, por la cual se resolvió el recurso de Reposición interpuesto … confirmando la resolución impugnada No. 30654 de 25 de septiembre de 2001, en todas partes (sic) …”; y que “En respuesta al recurso de apelación interpuesto como subsidiario, el Superintendente Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó nuevamente la Resolución No. 30654 de 25 de septiembre de 2001 en todas sus partes y declarando con ello agotada la vía gubernativa”.

   Del texto de la demanda presentada por el apoderado de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., se desprende además que “El día 31 de Julio de 2000 mi representada, la Sociedad PAPELES NACIONALES S.A. … solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el Registro de la Marca ‘SE-K-MAS’ para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación Internacional de Niza …”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 135, literal e, de la Decisión 486, ya que “se le vulneró el derecho a la igualdad, por parte de la Administración en cabeza del Superintendente de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, cuando concedió a otros titulares marcas que evocan algunas características de un producto o al producto mismo o que al mismo tiempo evocan el producto y una característica del mismo, marcas que tienen la misma conformación caprichosa o de fantasía que tiene la marca ‘SE-K-MAS’ ”; que “existen (sic) otra serie de marcas que cumplen con los mismos requisitos que tiene la marca ‘SE-K-MAS’ en cuanto a que son arbitrarias o de fantasía y pese a evocar alguna característica del producto o al producto mismo o designar al mismo tiempo al producto y una característica del mismo, fueron consideradas por la Superintendencia de Industria y Comercio como evocativas y no como descriptivas, lo que dio lugar a que fueran concedidas por la Administración para diferentes titulares como sucede con las marcas INSTAFRESCO, DERMACREM, CUBIHELADOS, LACTICREMA, DIETY, GEL’HADITO, MINI, DURAGAS, RICOGURT, DERMASOF”; que el signo SE-K-MAS “no evoca una característica esencial de los productos enunciados y que además el término ‘SE-K-MAS’ es caprichoso o de fantasía, en cuanto que esta (sic) conformado con una unión de letras arbitrariamente (sic) y separadas por dos rayas, que si bien evoca una cualidad de un producto, no constituye el termino (sic) para designar la citada cualidad, en nuestro idioma”; que “la expresión ‘SE-K-MAS’ evoca una cualidad secundaria de los productos ya enunciados y además de ello, por su conformación se observa que la citada expresión es típicamente caprichosa”; que “el signo ‘SE-K-MAS’ no es descriptivo ni mucho menos un término que por si solo sirve para denotar o describir de forma directa una de las características de los productos que pretende amparar, sino término evocativo, debido a que estos (sic) si dan una idea relacionada con el producto o con sus propiedades, y en ningún momento constituyen el nombre del producto o definen exactamente la cualidad del mismo, lo anterior indica que el término ‘SE-K-MAS’ es una expresión evocativa y por lo tanto susceptible de registro como marca”.

   La actora alega en su demanda que “la expresión descriptiva que sería irregistrable sería la expresión castiza SECA MAS, debido a que la misma es utilizada en el comercio para dar a entender una característica de unos productos determinados y NO la expresión ‘SE-K-MAS’ que por ser en su composición caprichosa o de fantasía y tener una conformación arbitraría (sic), es perfectamente registrable”; que “si se observa que la marca ‘SE-K-MAS’ evoca el concepto de ‘secar’, ello no la descalifica para su Registro, debido a que los productos de la clase 16 … como son: Papel higiénico; toallas de papel, para las manos, para el aseo; pañuelos de bolsillo de papel; pañitos de mesa de papel; servilletas de papel, para el aseo; servilletas de papel para tocador; servilletas de mesa de papel; tienen como cualidad esencial el hecho de que sirven para la limpieza, y su cualidad secundaria consiste en el hecho de que sirven para secar, absorber líquidos u otras sustancias, servir para quitar el polvo, etc.”; que “la cualidad de ‘secar’ es una característica secundaria de los productos que se pretenden amparar con la citada marca, ya que como se enunció anteriormente la cualidad esencial o primordial de los productos ya designados es el hecho de que su finalidad es la limpieza y la higiene”; y que “un signo de fantasía como es la expresión ‘SE-K-MAS’, es susceptible de Registro porque evoca una cualidad o calidad secundaria de los productos ya enunciados, más (sic) NO la cualidad esencial o primordial de los mismos”.

2. Contestación a la demanda

   En su escrito de contestación, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio argumenta que “Es claro e inequívoco que...