PROCESO 33-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 33-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3 y 12, literal e) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 2072-2004. Actor: ACEC – UNION MINIERE N.V. Patente: “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de febrero de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: Sociedad ACEC – UNION MINIERE N.V.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

   MINISTERIO DE INDUSTRIA, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES - MITINCI.

   2. Datos Relevantes.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V., solicitó y obtuvo, bajo el expediente administrativo N° 175940, una patente de invención para proteger un “ANODO DE ALEACION DE ZINC EN FORMA DE CILINDRO O DE PLACA PARA BATERIAS O PILAS ELECTROQUIMICAS”. (Patente N° 5060).

      2. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V., solicitó el 16 de enero de 1991 ante la DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TEGNOLÓGICO DE INVESTIGACION Y NORMAS TÉCNICAS - ITINTEC, patente de invención bajo el título “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS”. A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 100439-91.

      3. Mediante escrito de 10 de junio de 1992, explicó las diferencias entre la patente aprobada y la solicitada así:

         … conforme a nuestro escrito de modificación de nuestra primera reivindicación, de 10 de junio de 1992, nuestra solicitud de patente protege una Aleación de zinc que lleva indio y manganeso para latas de baterías electroquímicas (o sea pilas secas), caracterizada en que está libre de cadmio y contiene 0,001-1% In (indio) y 0,005-1% Mn (manganeso), con la salvedad de que su composición es diferente a la composición del ánodo de aleación de zinc de acuerdo con la patente tramitada bajo expediente N° 175940 y otorgada bajo certificado N° 5060

         .

      4. El Director de Propiedad Industrial del ITINTEC, mediante Resolución Directoral N° 108448 de 28 de diciembre de 1992, “deniega lo solicitado por S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V. de Bélgica”, con base en que el demandante no señaló los argumentos suficientes para diferenciar la patente de invención solicitada de la patente de invención anteriormente concedida.

      5. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      6. Mediante Resolución N° 388–95 de 21 de marzo de 1995, el Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución Directoral N° 108448 de 28 de diciembre de 1992.

      7. La sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V. presentó demanda de impugnación contra la Resolución Directoral N° 108448 de 28 de diciembre de 1992.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones:

      1. La solicitud de patente para la invención “Aleación de Zinc para recipientes de pilas electroquímicas”, es novedosa.

      2. De conformidad con el escrito de modificación de la primera reivindicación, la solicitud de patente protege una aleación de zinc que lleva indio y magnesio para latas de baterías electroquímicas, caracterizada en que está libre de cadmio y contiene 0,001-1% In (indio) y 0,005-1% Mn (manganeso), con la salvedad de que su composición es diferente a la composición del ánodo de aleación de zinc de acuerdo con la patente tramitada bajo el expediente N° 175940 y otorgada bajo certificado N° 5060.

      3. Hay algunas aleaciones de zinc señaladas en la solicitud que no están protegidas por el certificado de registro de patente N° 5060.

      4. Como la solicitud N° 175940 estaba todavía en secreto al tiempo de presentación de la solicitud en cuestión, se generaría un problema de doble patente, que desaparece al “desreivindicar” la materia protegida por la patente N° 5060. Este requerimiento se cumple al modificar la reivindicación.

      5. El uso de la “desreivindicación” (disclaimer) es una práctica común en Europa y los Estados Unidos de América, en el evento en que un asunto ya está reivindicado en una solicitud de patente que ha sido revelada en una solicitud anterior, la cual no ha sido publicada al tiempo de la presentación de la solicitud posterior, de manera que, la posterior reivindicación que contiene la “desreivindicación” es considerada nueva. Las Oficinas de Patentes en Europa y en Estados Unidos toman solamente en cuenta el asunto que ya ha sido disponible al público.

      6. La solicitud en cuestión cubre muchas aleaciones que no están reveladas en la patente N° 5060.

      7. De lo anteriormente dicho, se desprende que la solicitud de patente en cuestión reúne los requisitos establecidos en la normativa vigente.

   3. La contestación a la demanda.

      a. Contestación por parte del Ministro Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

      El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes consideraciones:

      1. Las resoluciones materia de impugnación se expidieron de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

      2. La solicitud bajo estudio no reunía el requisito de la novedad, ya que en el expediente N° 175940–90 ya se había reivindicado la patente para “ALEACIÓN DE ZINC PARA RECIPIENTES DE PILAS ELECTROQUÍMICAS INT. CLS C 22C 18 – 00”.

      3. Aún cuando el uso de la “desreivindicación” constituya, en casos muy particulares, práctica común en Europa y Estados Unidos, no se configura como una razón jurídica válida para la concesión de la patente solicitada. La práctica anotada no está prevista en norma de procedimiento alguno y, por lo tanto, resulta inaplicable.

      2. Contestación por parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales - MITINCI.

      El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, se opuso a las pretensiones de la demanda de la siguiente manera:

      Al respecto debemos señalar que el uso de las des-reivindicaciones constituye una práctica común en Europa y los Estados Unidos, sin embargo cuando el asunto ya está reivindicado en una solicitud de patente que ha sido revelada con anterioridad, y que no esté publicada al tiempo de presentación de la solicitud posterior no constituye una razón implicante para que la Administración luego del análisis correspondiente de las reivindicaciones decida por otorgar el registro, mas aún si tiene en consideración la falta de novedad de la misma

      .

   4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia del 3 de diciembre de 2003, proferida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

      La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda presentada por la sociedad S.A. ACEC – UNION MINIERE N.V., aduciendo:

      NOVENO.- Que, de lo glosado precedentemente se puede concluir palmariamente que luego de una investigación y estudios practicados por la parte demandante ésta ha logrado una aleación nueva, a base de microaleciones, constituyendo por ende una invención; y que si bien es cierto tanto en la patente otorgada como en la denegada pueden estar presentes elementos comunes, los porcentajes de ellos difieren abismalmente, puesto que en el primero pueden estar presentes los mismo elementos como pureza inevitable, y no como base de la aleación como se colige de la segunda solicitud de patente de invención que fuera denegada, robusteciendo la conclusión que se trata de una novedad lograda a base de estudios de elementos químicos, y que como lógica tiene una aplicación industrial como lo es para Recipientes de Pilas Electroquímicas; por ende resulta susceptible de protección mediante el otorgamiento de la patente solicitada; tanto mas si en líneas generales los requerimientos de la Administración apuntan también a la protección frente a terceros, en el caso de autos, tanto la Patente otorgada como la denegada se refieren a un mismo titular

      .

   5. Recurso de apelación contra la sentencia del 3 de diciembre de...