PROCESO No. 39-IP-2006

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 39-IP-2006

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 83, literales a) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal d, y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad MARS, INCORPORATED.

Caso: marca mixta “m”.

Expediente: N° 1594-2003.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, treinta y uno de marzo del año dos mil seis.

VISTOS

La providencia dictada el 27 de diciembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 1594-2003), en la cual se declara que “en cumplimiento del artículo 33 segundo párrafo, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina … concordante con el artículo 123 de la Decisión número 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 83 inciso a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena … y cuál es la debida aplicación de este dispositivo al caso sub litis”, por lo que “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente, con conocimiento de los sujetos procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 6 de febrero de 2006, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones:

  1. De los hechos que se desprenden de la resolución impugnada y de otros documentos

    La Resolución Nº 1294-1999/TPI-INDECOPI, del 3 de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), señala que “Con fecha 3 de abril de 1998, Corporación Miski S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la letra M en color blanco dentro de una figura elíptica irregular, cuyo campo superior es de color azul y cuyo campo inferior es de color verde, según modelo, para distinguir especias y/o condimentos tales como pimienta y/o ají y/o comino en polvo, productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o conserva, sazonadores, productos alimenticios deshidratados y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial”; que “Con fecha 15 de mayo de 1998, Corporación Miski S.A. señaló que los alimentos deshidratados que pretende distinguir son aquellos de origen vegetal, tales como la harina de patatas para uso alimenticio”; que “Con fecha 15 de julio de 1998, Mars, Incorporated … formuló observación manifestando ser titular de las marcas figurativas registradas … que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, señaló ser titular de la marca notoria M & M … Precisó que el diseño de la letra M en caligrafía especial constituye una parte esencial de muchas otras marcas de fábrica de su propiedad. Consideró que el signo solicitado no cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos por ley, puesto que es confundible con su marca registrada M. Ofreció como pruebas de la notoriedad de su marca M & M, los documentos contenidos en el expediente Nº 211434, en el cual mediante Resolución Nº 893-94-INDECOPI/TDCPI de fecha 4 de agosto de 1994 se reconoció la calidad de notoria de la marca M & M. Posteriormente, señaló que no pretende monopolizar la letra M sino que su oposición se debe a la similitud existente entre el signo solicitado y sus marcas”; que “Mediante Resolución Nº 7053-1999/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada por Mars, Incorporated y otorgó el registro solicitado”; y que “Con fecha 22 de julio de 1999, Mars, Incorporated interpuso recurso de apelación …”.

    La “Demanda de Impugnación de Resolución Administrativa”, ejercida por el representante de la sociedad MARS, INCORPORATED contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y contra Corporación Miski S.A., fue formulada ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a fin de que se declare, en lo principal, “La invalidez e ineficacia de la Resolución No. 1294-1999/TPI-INDECOPI, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI y de la Resolución que confirmó, la No. 7053-1999/OSD-INDECOPI que declaró infundada la observación formulada por Mars, Incorporated y concedió a favor de Corporación Miski S.A. el registro de la marca de producto constituida por la Letra ‘M’ en color blanco dentro de una figura elíptica irregular, cuyo campo superior es de color azul y cuyo campo inferior es de color verde … para distinguir especias y/o condimentos tales como pimienta y/o ají y/o comino en polvo, productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o conserva, sazonadores, productos alimenticios deshidratados de origen vegetal y demás productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional” (folios 51 a 85).

    Obra en el expediente de la causa una copia de la sentencia “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 128-00”, dictada el 13 de febrero de 2003 por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante la cual se declara “FUNDADA la demanda …” y nulas las resoluciones impugnadas, y se ordena la cancelación del “certificado de la marca de registro concedido a favor de la Corporación Miski S.A. y otros”.

    Obran también en el expediente los recursos de apelación ejercidos por los representantes de INDECOPI y de la CORPORACIÓN MISKI S.A. contra la sentencia de la citada Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú (folios 194 a 227).

  2. Del texto de la resolución impugnada

    La Resolución Nº 1294-1999/TPI-INDECOPI, del 3 de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala que la “CUESTIÓN EN DISCUSIÓN” es determinar “Si la Oficina de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad al momento de expedir la Resolución Nº 7053-1999/OSD-INDECOPI ... De ser el caso, si la marca M & M’s goza de la calidad de notoriamente conocida … Si se ha configurado a favor de Mars, Incorporated una familia de marcas en base a la letra M … Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca M y diseño registrada por la observante”. La Resolución mencionada indica, entre otras consideraciones, que “En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de distintos titulares, diversas marcas que presentan en su conformación la letra M escrita en letras características o de forma estilizada …”; que “Se admitirá que hay confusión de un signo solicitado con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso: a) El elemento común debe poseer tal fuerza distintiva que sirva para indicar el origen empresarial del titular (...) b) El signo solicitado lleva el elemento común”; que “En el presente caso, se ha verificado que Mars, Incorporated es titular en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial de diversas marcas mixtas y figurativas constituidas en base a personajes de fantasía formados por la figura de un círculo (frejol (sic) o forma oval) humanizado, en cuyas extremidades se aprecia la letra M … Asimismo, se ha constatado - conforme se desprende del Informe de antecedentes - que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas otras marcas figurativas conformadas por el diseño de la letra M”; que “la Sala concluye que, si bien la observante es titular de diversas marcas conformadas por la letra M, no se ha llegado a configurar una familia de marcas, puesto que también existen otras marcas que contienen dicho elemento, no siendo por tanto razonable asumir que el público ha llegado a asociar dicho elemento con un origen empresarial determinado”.

    Que “para que una marca goce de la protección que confiere el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 … deben cumplirse las siguientes condiciones: la marca debe ser notoriamente conocida por el sector interesado, en el país en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad (por lo menos en 60% del sector interesado) y, su registro debe ser solicitado por una persona diferente a su titular (sic). De cumplirse estos requisitos, la marca recibirá protección contra el registro de signos (incluidos nombres y lemas comerciales) que constituyan su reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial con independencia de los productos o servicios que distingan”; que “De otro lado, para que una marca goce de la protección conferida en el artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 … deben cumplirse las (sic) siguientes supuestos: a) un tercero debe solicitar el registro de un signo similar en grado de producir confusión con la marca notoriamente conocida; b) el signo solicitado debe distinguir productos o servicios idénticos o semejantes (es decir, diferentes pero relacionados, sin importar si pertenecen a una misma clase de la Nomenclatura Oficial) a los que distingue la marca registrada. De cumplirse estos supuestos, la marca notoriamente conocida recibirá protección sólo frente al registro de marcas que sean confundibles”; que “las pruebas presentadas por Mars, Incorporated … resultan insuficientes para demostrar la extensión del conocimiento de la marca M & M, su ámbito de difusión y publicidad, su antigüedad y uso constante entre el público consumidor peruano o andino, como signo distintivo de los productos para los que fue...

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